Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00408-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Junio de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2013-00408-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 28-06-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 28 Junio 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2013-00408-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Distintividad / ELEMENTO DENOMINATIVO COMPUESTO / EXPRESIONES INAPROPIABLES Lo son www y .com / EXPRESIÓN GÉNERICA Lo es tiquetes / TÉRMINO DESCRIPTIVO Lo es los más baratos / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza por no ser descriptivo, genérico o de uso común
De acuerdo con las causales de los literales e), f) y g) el signo solicitado será irregistrable si consiste exclusivamente en un signo que describe la calidad, características o informaciones de los servicios amparados, si consiste exclusivamente en el nombre genérico del servicio que identifica o si está conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales de los servicios amparados. La Sala observa que el signo solicitado está formado por un elemento denominativo compuesto formado de expresiones inapropiables en exclusiva como son las partículas www y .com que el consumidor promedio en Colombia identifica como elementos que hacen parte de todo nombre de dominio y por lo tanto no le confieren distintividad al conjunto, la expresión genérica tiquetes que responde a la pregunta ¿qué es el servicio? y, el término descriptivo los más baratos, que responde a la pregunta ¿cómo es el servicio? El elemento denominativo compuesto se presenta con unas características particulares de letra; unas palabras tienen mayor tamaño que otras y algunas inician con mayúscula pero todas están contenidas en un círculo que incluye a su vez dos círculos en color gris. La Sala precisa, sobre los colores que conforman el conjunto del signo, que en el formulario de solicitud no se reivindicaron colores y que el signo se presenta en blanco, negro y combinaciones de estos dos, razón por la cual no es cierta la afirmación de la parte demandante de que el signo esté caracterizado por [ ] un círculo de colores que no es demasiado frecuente [ ]. Con fundamento en lo anterior, y comoquiera que el signo mixto solicitado a registro como marca, en su análisis de visión de conjunto, no consiste exclusivamente en un signo que sirve en el comercio para describir la calidad, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse, no consiste exclusivamente en el nombre técnico o genérico del producto o servicio que pretende amparar; ni está conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales de los servicios amparados, la Sala concluye que el signo sub lite no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad de los literales e), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Distintividad / REGISTRO MARCARIO No procede respecto del signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza por ser engañoso
Ya se indicó previamente que el signo sub examine no consiste exclusivamente en un signo descriptivo, genérico o de uso común. También se precisó, de acuerdo con la Interpretación Prejudicial, que si a un término de carácter descriptivo, usual, genérico o técnico se le adiciona un elemento denominativo o gráfico suficientemente distintivo, el signo es registrable. Además, la Sala, al examinar la conformación del signo solicitado, concluyó que los elementos gráficos que incluye el signo son de tal simpleza que en nada modifican la percepción del consumidor promedio al encontrarse con el signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com en el mercado. Ahora bien, dado que la distintividad se analiza respecto de los servicios amparados, es relevante mencionar que el signo se solicitó para identificar servicios de transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, transportes y almacenaje, incluyendo servicios prestados por agencias de viajes, especialmente ventas de pasajes, organización de excursiones turísticas incluyendo los hoteles, transportes y excursiones a sitios de interés, programas de puntos y millas por afiliación a programas de viajero frecuente; servicios de transporte aéreo ofrecido en rutas nacionales e internacionales; servicio de reservas, salones élite y recibo de equipaje". En tal sentido, para la Sala es claro que al confrontar el signo mixto solicitado con los servicios amparados el consumidor promedio percibe de inmediato la información relacionada con el signo y el servicio que ampara: un sitio en internet en donde se ofrecen tiquetes baratos y servicios relacionados con viajes. Por ello no es cierto que el signo mixto solicitado www.lostiquetesmásbaratos.com sea un signo de fantasía porque, como lo señala la Interpretación Prejudicial, los términos de fantasía son producto del ingenio y no tienen un significado propio, lo que no ocurre en este caso. Tampoco es un signo evocativo porque no sugiere al consumidor de manera indirecta, sino de manera evidente, su relación con el servicio que ampara, y finalmente distingue servicios que tienen relación directa con la expresión que conforma el signo. En suma, el signo mixto solicitado, tomado desde una visión de conjunto que incluye un elemento denominativo compuesto y elementos gráficos, refiere de manera directa a característica esenciales y particulares de los servicios que identifican el signo, sin exigir del consumidor haga uso de su imaginación o que a través de un proceso deductivo relacione el signo con el servicio, motivo por el cual el signo carece de distintividad. [ ] A juicio de la Sala el signo resulta engañoso por cuanto el signo informa que los tiquetes que ofrece son los MÁS baratos y la veracidad de la información depende de hechos ajenos a la propia voluntad, acción o alcance de la parte demandante. En otras palabras, por una parte el consumidor promedio al toparse con el signo mixto www.lostiquetesmásbaratos.com recibe la información de que en dicho sitio web en efecto se ofrecen los tiquetes más baratos disponibles en el mercado pero lo que puede ocurrir, a título ejemplificativo, es que existan opciones más baratas de tiquetes que no se ofrecen en línea o, que los parámetros de búsqueda que aplica el buscador o software que corre en el sitio web no sean comprensivos en el sentido de confrontar toda la información de la red informática mundial o, que entre el tiempo que transcurre entre la búsqueda y el momento de la compra surjan tiquetes más baratos que no identifica el mencionado software. Por lo anterior, la información que ofrece el signo al consumidor puede no ser veraz lo que genera la potencialidad para el signo de causar engaño y para la parte demandante, de obtener un aprovechamiento indebido por su uso, todo en desmedro de sus competidores.
OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Autonomía
En cuanto al argumento de la parte demandada de que se le ha debido conceder el registro del signo tal como se concedieron a terceros los registros para las marcas vuelosbaratos.com.co en la Clase 39; vuelosbaratos en las Clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; quebarato en las Clases 38, 35, 42; tutiquete express en la Clase 39; tutiquete en la Clase 39; Droguerías Copifam Donde Más Barato Dan en la Clase 35, la parte demandada, señaló que no puede aplicar de manera automática, mucho menos idéntica un criterio empleado en otro trámite, sin entrar a analizar los supuestos fácticos del caso para determinar si las decisiones efectivamente resultan aplicables. La Sala, refiere en este respecto a la Interpretación Prejudicial proferida para el caso sub examine en la que se precisó que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Así, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 135 LITERAL I
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00408-00
Actor: GLOBAL BUSSINES SOLUTION S.A.S
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Temas: CAUSALES ABSOLUTAS DE IRREGISTRABILIDAD. REQUISITOS DE LA DISTINTIVIDAD INTRÍNSECA DE UNA MARCA
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Global Bussines Solution S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 55143 de 6 de octubre de 2011, 20217 de 30 de marzo de 2012 y 8738 de 28 de febrero de 2013.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Global Bussines Solution S.A.S., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado[1], presentó demanda[2], el 2 de agosto 2013[3], invocando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85[4] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[5], en adelante Código Contencioso Administrativo, por lo que se interpreta[6] en ejercicio del medio de control de nulidad...
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