Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00354-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 5 de Julio de 2019
| Fecha | 05 Julio 2019 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00354-00
Actor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
Tema: REGISTRO MARCARIO - NOMBRE GENÉRICO O TÉCNICO
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 1030 del 19 de enero de 2009, a través de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca nominativa RIZONE, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1. Que es nula la Resolución No. 1030 de 19 de enero de 2009 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa en la Clase 30.
2.2. Que, como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro No. 369941, correspondiente a la marca RIZONE en la clase 30 […]”.
I.2. Los hechos
Manifestó que el 11 de julio de 2008, la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. solicitó el registro de la marca RIZONE (nominativa), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Expresó que la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 596 de 30 de septiembre de 2008, la cual no fue objeto de oposición alguna.
Señaló que mediante la Resolución 1030 del 19 de enero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca RIZONE (nominativa) en la clase 30.
Finalmente, puso de presente que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio asignó el certificado 369941 a la marca RIZONE, con una vigencia hasta el 19 de enero de 2019.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
Manifestó que se violaron los artículos 134, 135 literal f), 172 y 224 y de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la expresión RIZONE debe ser considerada como un nombre genérico y técnico, por lo tanto es irregistrable como marca.
En efecto, afirmó que la expresión RISONI es tanto el nombre técnico como genérico de un tipo de pasta alimenticia, que es típica de la cocina italiana, caracterizada porque tiene la forma de granos de arroz, aunque ligeramente más grandes.
Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 16377 de 24 de marzo de 2010, la cual fue confirmada por la Resolución 26839 de 26 de mayo del mismo año, reconoció que RISONI es el nombre genérico de un tipo de pasta.
Señaló que la marca concedida RIZONE, es una deformación menor del término genérico RISONI, pues el cambio de la última vocal “I” por la vocal “E” no establece una diferencia en la percepción del consumidor.
Aseveró que la marca solicitada y concedida consiste exclusivamente en la expresión RIZONE, sin otra palabra adicional o elemento gráfico que le otorgue distintividad.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Señaló que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto.
Expresó que la marca concedida RIZONE (nominativa) no se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, en la medida en que dicha expresión no es genérica ni designa exclusivamente el género de los productos a que pertenece.
Manifestó que RIZONE y RISONI son expresiones diferenciables tanto fonética, auditiva como visualmente, y que la palabra RIZONE no tiene significado conceptual alguno para el consumidor promedio colombiano.
Finalmente, afirmó que el signo RIZONE si cumple con los requisitos señalados en el artículo 134 de la Decisión Andina para ser registrable como marca, esto es distintivo y, por tanto, apto para distinguir en el mercado los productos que ampara, por lo cual, la nulidad solicitada contra la Resolución 1030 de 19 de enero de 2009, no debe prosperar.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD HARINERA DEL VALLE S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos:
Señaló que los términos RISONI y RIZONE no son palabras incorporadas al idioma español, ni tampoco se encuentran en el listado alfabético de los productos correspondientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, advirtió que el término RIZONE constituye un signo registrable para identificar productos de la clase 30 de la clasificación internacional de marcas.
Manifestó que si en gracia de discusión se aceptara que el término RISONI corresponde a un término genérico, este hecho en nada incide respecto de la registrabilidad del signo RIZONE, que en todo caso corresponde a una expresión de fantasía, con una escritura característica propia.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 214-IP-2013 de fecha 20 de febrero de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134 literal a), 135 literal f) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Consideró que no procedía la interpretación prejudicial del artículo 224, al no ser pertinentes para el estudio del caso concreto.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:
“[…] PRIMERO: En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad.
Corresponderá al J.C. determinar si el signo RIZONE (denominativo), es un signo genérico para la “pasta alimenticia” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto. También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.
En este caso, el J.C. deberá determinar si el signo RIZONE (denominativo) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.
TERCERO: En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
Corresponderá al J.C. determinar si el signo RIZONE (denominativo), es un signo evocativo para la “pasta alimenticia” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el J.C. deberá aplicar la presente...
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