Sentencia nº 11001-23-24-000-2010-00415-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 9 de Agosto de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-23-24-000-2010-00415-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 09-08-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 09 Agosto 2019 |
| Número de expediente | 11001-23-24-000-2010-00415-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 108 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 109 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 110 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 111 / DECISIÓN 486 DE 2000 – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / Cancelación por no uso – Para que no proceda se requiere que el titular la haya usado en algún momento durante los últimos tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Requisitos / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procede respecto de la marca nominativa PRECISION para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza que pertenecen al género de la ciencia, de la navegación, de la geodesia, de la electricidad, de la enseñanza
[L]a Sala considera que los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de los cuales la demandada declaró la cancelación de la marca “PRECISION” por no uso: “[…] aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, de pesar, de medida, de señalización, de control y de enseñanza, distribuidores automáticos, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular y extintores [...]” no son similares, ni tienen conexidad competitiva, frente a los cuales sí se probó el uso: “[…] aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos) […]”, (aparatos de reproducción de audio e imagen), habida cuenta que tienen géneros distintos, ya que aquellos sobre los cuales no se probó el uso pertenecen al género de la ciencia, de la navegación, de la geodesia, de la electricidad, de la enseñanza, entre otros géneros, mientras que los productos sobre los que se probó su uso no pertenecen a esos géneros. Dicho productos se comercializan a través de diferentes canales de comercialización, pues los productos respecto de los cuales la demandada declaró la cancelación de la marca “PRECISION” por no uso se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de aparatos o productos para la ciencia, la navegación, la geodesía, la electricidad, la enseñanza, entre otras actividades, y se promocionan a través de revistas especializadas en dicha actividades, mientras que los productos sobre los cuales se probó el uso se comercializan en pequeños sitios de audio e imagen y en grandes cadenas o tiendas o supermercados donde se venden toda clase de productos y se promocionan en radio, televisión y prensa. Tampoco son complementarios, ni sustituibles entre sí, ni pueden usarse en conjunto, dado que las características, finalidades, canales de comercialización y medios de publicidad de ellos difieren, dado que los productos sobre los cuales no se probó el uso se relacionan con la ciencia, la navegación, la geodesia, la eléctrica, la enseñanza, entre otras actividades diferentes, mientras que los productos de los cuales se probó el uso se relacionan con la reproducción de audio e imagen. Así las cosas, la Sala observa que entre los productos no usados y los que se demostró su uso no existe conexidad, ni son similares.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 108 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 109 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 110 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 111 / DECISIÓN 486 DE 2000 – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
MARCA NOTORIA – Protección especial / NOMBRE COMERCIAL – Notoriedad / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO - Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / PRINCIPIO DE USO REAL Y EFECTIVO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-23-24-000-2010-00415-00
Actor: PRECISION TRADING CORP
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Tesis: PROCEDE CANCELAR PARCIALMENTE UNA MARCA CUANDO NO SE ESTÉ USANDO EN ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE FUE REGISTRADA, PARA LO CUAL PUEDE ORDENARSE UNA REDUCCIÓN A LA LISTA DE PRODUCTOS QUE PROTEGE, ELIMINANDO AQUELLOS RESPECTO DE LOS CUALES LA MARCA NO ESTUVIESE SIENDO USADA, PREVIO ANÁLISIS DE LA IDENTIDAD O SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La sociedad PRECISION TRADING CORP., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Es nula la Resolución núm. 23446 de 30 de abril de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC, se deniegue la solicitud de cancelación parcial por no uso del certificado de registro núm. 139379 de la marca nominativa “PRECISION”, para productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se mantenga la cobertura otorgada en el acto, que concedió su registro como marca para todos los productos de la citada clase.
3ª. Que, en consecuencia, se ordene a la SIC mantener la inscripción del certificado de registro núm. 139379 de la marca nominativa “PRECISION”, con la cobertura íntegra otorgada en el acto que concedió su registro como marca para identificar los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
4ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el día 30 de abril de 1999, la sociedad DELL COMPUTER CORPORATION solicitó el registro como marca del signo “DELL PRECISION” (nominativo), para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
2°: Agregó que contra dicha solicitud formuló oposición, aduciendo la titularidad del registro anterior de la marca “PRECISION” (nominativa), para identificar productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
3°: Indicó que el 27 de septiembre de 1999 la sociedad DELL COMPUTER CORPORATION solicitó la cancelación por no uso del certificado de registro núm. 139379, correspondiente a dicha marca.
4º: Señaló que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, a través de la Resolución núm. 06366 de 28 de febrero de 2003, canceló parcialmente por no uso el citado certificado de la marca “PRECISION” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
5º: Adujó que la sociedad DELL COMPUTER CORPORATION, dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la resolución mencionada.
6º: Anotó que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC expidió la Resolución núm. 14018 de 28 de junio de 2004, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición, en el sentido de revocar la resolución recurrida y, en consecuencia, denegó la cancelación de la marca "PRECISION" (nominativa), Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
7º: Agregó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación mediante la Resolución núm. 23446 de 30 de abril de 2010, revocó la Resolución núm. 14018 de 28 de junio de 2004 y canceló parcialmente el certificado de registro núm. 139379, correspondiente a la marca “PRECISION” (mixta), en el sentido de...
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