Concepto Nº 163 Procuraduria 5 Delegada ante Consejo de Estado, 26-10-2020
| Fecha | 26 Octubre 2020 |
| Emisor | Procuraduria 5 Delegada Ante Consejo De Estado (Procuraduría General de la Nación (Colombia)) |
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Resolución de superindustria que niega registro de marca isa independet ship agents.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-Análisis fonético, ortográfico y conceptual de la firma cuya inscripción se solicita.
REGISTRO DE MARCA-Solicitud que replicaba otra ya registrada.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Fundamento legal.
Conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”, la cual procederá según el artículo 137 del mismo código, “cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA LA COMUNIDAD ANDINA-Dispuso la suspensión del proceso con el objeto de requerir la interpretación prejudicial de la norma
El 18 de junio de 2020 fue remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial solicitada para el caso bajo estudio, en la que luego de realizar amplia exposición jurídica, emitió, entre otras, las siguientes conclusiones:“5.21.- En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas registradas GRUPO ISA (denominativo), ISA (denominativo), ISA (mixto), ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA (mixta), ISA INTERVIAL (mixta), ISA INTERVIAL (denominativa), ISA INTERCOLOMBIA (mixta), ISA INTERCOLOMBIA (denominativa) ISA (mixtas), cuyo titular es Sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura algunos de los riesgos determinados en la presente providencia.”
DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO DE REGISTRO DE MARCA-Aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero/ DEMANDA DE NULIDAD DE ACTO DE REGISTRO DE MARCA-Jurisprudencia del consejo de estado.
La norma presuntamente infringida señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.En relación con esta causal, la Sección Primera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de precisar que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, respecto de la cual exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Además, se exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
INSCRIPCION DEL LOGO-Posibilidad del riesgo de confusión o de asociación previsto en la decisión 486 de la comunidad andina/COMUNIDAD ANDINA-Protección del tercero que adquiera el uso de la marca.
Si se confronta el logo de la marca solicitante con el de la registrada y perteneciente a una familia de marcas (ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA), puede afirmarse que, en efecto, el vocablo preponderante de la primera es “ISA”, esto es, el mismo que caracteriza o es la vértebra de las marcas pertenecientes a la familia de INTERCONEXCIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P., lo cual podría generar el riesgo de confusión o de asociación previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y que impide el registro de la marca solicitante porque su uso afectaría indebidamente el derecho de un tercero.
COTEJO MARCARIO-Semejanza en siglas color, tonalidad y servicios prestados.
Del mismo modo, es claro que el signo solicitado y la marca registrada son idénticas en la utilización de la sigla ISA, los signos poseen similitud en cuanto a la longitud de las palabras e, incluso, utilizan el mismo color para su logo (azul), además en una tonalidad bastante cercana. Finalmente, en consonancia con lo señalado en la resolución que es objeto de demanda, se encuentra demostrado y ha sido admitido por las partes del proceso, que existe coincidencia en la clase de servicios prestados por la marca registrada (ISA AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA) y la que pretendía su registro (ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS), pues ambas corresponden a la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, ante la evidente conexión competitiva existente y la inevitable confusión o asociación del origen empresarial de los servicios en la mente de los consumidores, la determinación de negar el registro de la marca solicitante se considera debidamente fundamentada por parte de la entidad demandada.
PROCURADURIA QUINTA DELEGADA
ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Bogotá D.C, 26 de octubre de 2020
Doctor
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero Ponente – Sección Primera
CONSEJO DE ESTADOE. S. D.
Referencia: Concepto 20 - 163
Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 11001032400020170016800
Actor: Independent Ship Agents S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Honorable Señor Consejero:
Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en única instancia, con base en las argumentaciones que se exponen a continuación:
ANTECEDENTES
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La demanda
Por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad Independent Ship Agents S.A. presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objetivo de que se declarara la nulidad de la resolución 78161 del 11 de noviembre de 2016, por la cual se revocó la decisión contenida en la resolución 16664 de abril 8 de 2016 y, en su lugar, se negó el registro de la marca ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS (mixta) por ella solicitada para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
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Contestación
La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, en apoyo de lo cual arguyó que la resolución acusada obedeció a un análisis serio e imparcial respecto de las marcas enfrentadas en sede administrativa, que en su actuación tuvo en cuenta la fecha de registro de la propiedad industrial y, por haber encontrado que el signo “ISA INDEPENDENT SHIP AGENTS” (mixta), cuyo registro solicitó la sociedad demandante, se encuadraba en una de las causales de irregistrabilidad contempladas en las Decisión 486 de 2000, negó el registro solicitado por la parte demandante.
Agregó que tampoco era cierto que la parte actora desconociera que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., había presentado su oposición invocando su familia de marcas, y que dicha condición no podía obviarse realizando una confrontación fraccionada que desconociera la titularidad que respecto de esa familia de marcas ostentaba tal sociedad.
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Como tercero interesado, el apoderado de esta sociedad se opuso a la prosperidad de las pretensiones, e indicó que si alguien viera la marca ISA INDEPENDENT en clase 39 para prestar servicios de transporte podría generarse confusión en cualquier consumidor por pensar que se trata de los mismos servicios de la familia de marcas pertenecientes a INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A E.S.P., pues la firma solicitante no contaba con un logo que permitiera diferenciarlas, y existían elementos similares que podían llevar a una eventual confusión, por lo cual la negación del...
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