SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002021-01872-00 del 24-06-2021
| Sentido del fallo | NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Número de expediente | T 1100102030002021-01872-00 |
| Fecha | 24 Junio 2021 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STC7658-2021 |
O.A.T. DUQUE
Magistrado ponente
STC7658-2021
Radicación nº 11001-02-03-000-2021-01872-00
(Aprobado en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021).
Se resuelve la salvaguarda instaurada por TOTALPLAY S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, extensiva a la Superintendencia de Industria y Comercio -Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Intelectual- y a los intervinientes en el consecutivo n° 11001-31-99-001-2018-06397-00.
ANTECEDENTES
1. La libelista solicitó que se declare que la sentencia emitida por el Tribunal accionado el pasado 4 de junio, en el juicio por infracción marcaria que le instauró a Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S., Tv Azteca SAB de CV y Total Play Comunicaciones S.A. de CV, las dos últimas constituidas bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, violó el debido proceso, el principio de confianza legítima, la cosa juzgada, la igualdad procesal y la validez de las pruebas y, en consecuencia, se declare «no probada la excepción de la conducta de los demandados no constituye infracción marcaria y se concedan las pretensiones de la demanda».
Del escrito genitor y de las piezas que lo acompañan, se desprende que la actora demandó a las referidas compañías, para que se declarara que infringieron la marca nominativa “TOTALPLAY”, la cual registró para identificar «productos y/o servicios comprendidos en las clases 3, 9, 18 y 24 de la Edición número 10 de la Clasificación Internacional de Niza». Lo anterior, pues la acusó de promocionar la entrega de computadores y servicios de internet bajo ese signo, así como generar facturas con él, provocando confusión en los consumidores, al punto que había tenido que enfrentar demandas relacionadas con productos de las convocadas.
En primera instancia, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró que Total Play Telecomunicaciones S.A. de CV carecía de legitimación en la causa para soportar las pretensiones de la precursora, y acogió, frente a las demás empresas, la defensa, según la cual, no cometieron actos de infracción marcaria (17 oct. 2019). Inconforme con lo resuelto, la quejosa interpuso apelación, recurso que le prosperó parcialmente, ya que, aunque el Tribunal reconoció que las tres convocadas tenían legitimación en la causa, en virtud de que Tv Azteca SAB de Cv y Total Play Telecomunicaciones S.A. de CV constituyeron la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia, respaldó la oposición comentada.
En criterio de la peticionaria, lo decidido por la Colegiatura denunciada es equivocado, por cuanto concluyó que la marca usada por las convocadas, de titularidad de T.A.S. De Cv, la cual es mixta e identifica los productos y/o servicios pertenecientes a la clase 16, 35, 38, 41 de la Décima Primera Edición de Clasificación Internacional de Niza - 
- había sido registrada con anterioridad a «las fechas en que sucedieron las infracciones marcarias» -25 jul. 2017 y jun. 2018-. Ello, al sostener que la misma fue publicada mediante la Gaceta de Propiedad Industrial No. 648 de 16 de julio de 2012, cuando lo cierto es que fue de forma posterior, como se evidenciaba en la Gaceta No. 799 de 19 de julio de 2017.
Precisó que así lo esbozó, al entender que «la clase 38 fue recogida por la Gaceta 648 de 16 de julio de 2012», desconociendo que se trata de dos marcas distintas, pues una es la que se publicó en esa gaceta y otra la correspondiente a 2017. Así, en la de 2012 se publicó la nominativa “TOTAL PLAY”, clase 38 de la Décima Edición de la Clasificación Internacional de Niza y a la que le corresponde el certificado 598341, mientras que en la otra se publicó la mixta, clases 16, 35, 38, 41 de la Décima Primera Edición de la Clasificación de Niza, relacionada con el certificado 529440.
Postura que, además, deja de lado que la controversia durante la primera instancia se trabó entre su marca nominativa “TOTALPLAY”, clases 3,9, 18 y 24, y la mixta de T.A.S. De Cv, clases 16, 35, 38, 41 - 
-, y no frente a la nominativa “TOTAL PLAY”, clase 38, frente a la cual había cosa juzgada, al decidirse la excepción previa de cláusula compromisoria propuesta por las convocadas.
Finalmente puntualizó que lo dirimido contrarió lo sugerido por el Ministerio Público, quien refrendó, como lo propuso en la alzada frente al veredicto de primer grado, que el signo que se le opuso es «posterior a las fechas en que sucedieron las infracciones marcarias».
2. La Sala reprochada pidió denegar el amparo por cuanto lo decidido «es producto de la aplicación razonable de las normas que regulan la materia». H.T.J., en calidad de representante legal de Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. y Total Play Telecomunicaciones Sucursal Colombia, y como apoderado de TV Azteca Sucursal Colombia, también se opuso al amparo, argumentando que la determinación acusada se encuentra ajustada a derecho.
J.Y.B.B., en calidad de Procurador Judicial para Asuntos Civiles de la Procuraduría General de la Nación, precisó que si bien el Tribunal abordó los puntos sobre los cuales llamó la atención, relativos a si los registros marcarios de la parte demandada «eran o no anteriores a las actividades reprochadas como infracción marcaria», así como por «el grado (el riesgo) de conexión de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para establecer el posible grado de error en el público», pudo haber incurrido en «un error de apreciación con efecto decisivo y determinante en la sentencia», ya que no resolvió, como debía, los efectos de la ausencia de registro de la licencia que confirió T.A.S. De Cv al resto de las demandadas para usar las marcas enfrentadas a las de la accionante.
La Coordinadora del Grupo de Trabajo de Gestión Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio pidió ser desvinculada del trámite, comoquiera que el reclamo se dirigió contra la Corporación de Bogotá.
No hubo más pronunciamientos para el momento en que esta ponencia fue proyectada.
CONSIDERACIONES
1. Circunscrita la Sala a la protesta de TOTALPLAY S.A.S., se advierte que el ruego formulado no puede abrirse paso, comoquiera que el veredicto del Tribunal de Bogotá no revela la existencia de un yerro que deba ser conjurado por este sendero, como pasa a explicarse.
1.1. En efecto, es cierto, como lo afirma la accionante, que la marca mixta , de T.A.S. De Cv, destinada a identificar los productos y servicios de las clases 16, 35, 38, 41 fue publicada en la Gaceta No. 799 de 19 de julio de 2017. También lo es, que la Colegiatura denunciada sostuvo, equivocadamente, que aquel se publicó en la Gaceta No. 648 de 16 de julio de 2012, así como que esta da cuenta del registro de otra marca de T.A.S. De Cv, la cual se rotula “TOTAL PLAY”, de carácter nominativo, que identifica a servicios de la clase 38, de acuerdo con el certificado de registro 529440.
Así se desprende de los folios 80 y 81 del cuaderno 5 del expediente fustigado, donde reposan los aludidos certificados, y de los apartes de la sentencia objeto de censura, que se transcriben a continuación:
Entretanto, la contraparte tiene registrada la marca mixta (con certificado n° 598341) para productos de la clase 16 (…), al tiempo que para los servicios de las clases 35 (…) y 38 que recogió la Gaceta 648 de 16 de julio de 2012 (…).
(…)
Desde luego que si de conexidad de dos marcas se trata, para los efectos del derecho al nombre comercial que sin lugar a dudas protege el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, debe decirse que si la demandada TV Azteca SAB de C.V obtuvo el registro de la marca mixta para la clase 38 (servicio de comunicación) desde el 16 de julio de 2012, quien a su vez le permitió el uso a Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S. y a Total Play Telecomunicaciones S.A. de CV., no puede afirmarse que el nombre comercial de la demandante vino a adquirirlo con el primer uso, cuando su registro tuvo lugar casi 5 años después, vale decir, el 16 de junio de 2017.
Sin embargo, eso no descalifica la tesis implícitas en esas premisas, esto es, que T.A.S. De Cv, al igual que las otras demandadas, por permiso de la primera, tenían derecho a usar el signo que era similar al de la actora porque la primera compañía tenía una marca registrada a su favor, que incluso era anterior al derecho derivado del registro de la marca de la actora, “TOTALPLAY”, para los «productos y/o servicios comprendidos en las clases 3, 9, 18 y 24 de la Edición número 10 de la Clasificación Internacional de Niza».
Esto, porque de acuerdo con el certificado 529440, T.A.S. De Cv obtuvo, en 2012, el registro de la marca nominativa “TOTAL PLAY” para identificar servicios de telecomunicaciones (clase 38, Gaceta 648 de 16 de julio de 2012).
Y no se diga que la...
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