SENTENCIA nº 110001-03-24-000-2013-00674-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 13-08-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 13 Agosto 2020 |
| Número de expediente | 110001-03-24-000-2013-00674-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y las marcas mixtas GE previamente registradas para identificar productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA COMPUESTA – Lo es GE GANO EXCEL / MARCA DE FANTASÍA – Lo son GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y GE / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional al no existir similitud ortográfica ni fonética con las marcas mixtas GE registradas en las clases 7 y 11
El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de la marca concedida y la marca registrada. La Sala considera que de la comparación que hace entre los términos GE GANO CAFÉ 3 EN 1 de la marca concedida y GE de la marca previamente registrada, se observa que tienen diferente extensión o longitud, la primera de ellas siendo una marca compuesta, está conformada por catorce (14) letras, cuatro (4) palabras y dos (2) números; y la segunda compuesta por dos (2) letras […]Considerando que, del análisis comparativo entre las marcas se deben enfatizar las semejanzas y no las diferencias. En el caso sub examine, la expresión “GE” la comparten la comparten las marcas; sin embargo, la marca concedida es compuesta, por lo que las palabras GANO CAFÉ 3 EN 1 la hacen tener mayor fuerza distintiva de la marca previamente registrada. Asimismo, las palabras GANO CAFÉ refuerzan las diferencias entre las marcas cotejadas y permite vincularlas con un origen empresarial determinado. Comparación Fonética La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino […] Así las cosas, las marcas no guardan similitud fonética puesto la marca concedida es compuesta, mientras que la previamente registrada es simple y, a pesar de que la marcas coinciden en iniciar con la misma expresión GE, la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 esta seguida de otras palabras que hacen que su pronunciación sea sustancialmente diferente a la marca mixta GE; de esta manera, no es posible la confusión entre ellas. Comparación Ideológica En el caso sub examine, la Sala encuentra que la palabra GANO significa “[…] adquirir caudal con cualquier género de comercio, industria o trabajo […]”; la palabra CAFÉ significa “[…] semilla del cafeto, como de un centímetro de largo, de color amarillento verdoso […]” y la palabra GE no tiene significado en el idioma castellano. […] [L]a Sala considera que, en el presente caso, las marcas cotejadas son de fantasía y arbitrarias porque: i) aunque la palabra GANO tiene significado en el idioma castellano no guarda relación con los productos que identifica; ii) la palabra CAFÉ no da una idea de todos los productos que identifica la marca concedida, comoquiera que identifica productos adicionales al café; y iii) la palabra GE no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, por ser de fantasía no se pueden cotejar desde este aspecto. En efecto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, la Sala considera que no se advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve al consumidor medio a confundir las marcas, porque la marca concedida GE GANO CAFÉ 3 EN 1 es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas GE previamente registradas. En ese orden de ideas, la Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas objeto de comparación de las que se puedan derivar un riego de confusión o asociación para el consumidor; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas y, en consecuencia, el cargo no prospera.
COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y las marcas mixtas GE previamente registradas para identificar productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza / FAMILIA DE MARCAS - Concepto / FAMILIA DE MARCAS - No la constituyen las marcas GE / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
De la revisión de las pruebas obrantes en el expediente, consistentes en 49 certificados de registros marcarios; la Sala observa, por un lado, que la parte demandante es titular de la marca mixta GE para identificar productos y servicios de diferentes clases; y, por el otro, que se trata de la misma marca registrada en diferentes oportunidades y para diferentes clases. […] En virtud de lo expuesto, la Sala considera que la parte demandante no es titular de una familia de marcas en la medida en que no existe un conjunto de marcas que tengan un rasgo distintivo en común de las cuales sea titular y, por el contrario, se trata de una misma marca registrada en múltiples oportunidades para identificar diferentes productos y servicios. Lo anterior, en la medida en que la figura de familia de marcas supone la existencia de una pluralidad de marcas registradas que comparten o reproducen integralmente un mismo elemento o rasgo distintivo común, adicionando un elemento, gráfico o nominativo, que las diferencia una de la otra; por lo que tener una sola marca registrada en varias clases no permite entender que se trata de una familia de marcas. En este sentido, atendiendo a que la parte demandante no es titular de una familia de marcas, la Sala considera que no es procedente analizar si la marca concedida contiene elementos que incluyen algún rasgo distintivo de las marcas de titularidad de la parte demandante que permitan generar riesgo de confusión o de asociación entre ellas, máxime cuando se determinó supra que a marca concedida cumple con el requisito de distintividad y, por ende, el argumento no prospera.
COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y las marcas mixtas GE previamente registradas para identificar productos de las clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto GE GANO CAFÉ 3 EN 1 para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional al no existir similitud ortográfica ni fonética con las marcas mixtas GE registradas en las clases 7 y 11 / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante si lo son GE ante las diferencias con el signo cuestionado GE GANO CAFÉ 3 EN 1
[L]a Sala considera que no es procedente realizar el estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de las marcas mixtas GE, con registros núms. 229380 y 229379, que identifican respectivamente productos de la clases 7 y 11 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta GE GANO CAFÉ 3 EN 1 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas comparadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de las marcas GE, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca GE, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) de la Decisión 486.
REGISTRO MARCARIO – Prohibición respecto de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público / MARCA mixtA GE GANO CAFÉ 3 EN 1 – Procede su registro porque no induce a engaño al consumidor
Cargo de nulidad por la violación del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486. Ahora bien, conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, no podrán registrarse como marca aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. [L]a Sala considera que la marca mixta concedida GE GANO CAFÉ 3 EN 1 no induce en engaño al consumidor, debido a que dentro de los productos amparados bajo la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran los productos agrícolas, de los cuales hace parte el café; por lo que el público consumidor pensará que se trata de una marca que ofrece ese producto en específico, con la posibilidad que puede encontrar otros productos agrícolas, pero como se evidencia la marca no describe el lugar de procedencia del producto ni la calidad del mismo. En este sentido no prosperan los cargos.
PROTECCIÓN DEL SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO - Marco normativo
RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD – Marco normativo
SIGNOS ENGAÑOSOS – Marco normativo
FAMILIA O SERIE DE MARCAS - Estudio de Derecho Comparado en la Unión Europea y la normativa de la Comunidad Andina / FAMILIA DE MARCAS – Concepto
La Sala encuentra las siguientes similitudes y diferencias respecto del concepto de familia de marcas, al comparar el desarrollo que la figura ha tenido en la Unión Europea y en la Comunidad Andina. En primer lugar, en cuanto a la definición de la figura de familia de marcas, la Sala observa que...
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