SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00581-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 31-01-2019
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 223 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 31 Enero 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00581-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS Registro / COTEJO MARCARIO Entre el signo ICONO y la marca chilena ICONO / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD Alcance / REGISTRO MARCARIO Procede respecto de la marca ICONO para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza
[E]l registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal, toda vez que los efectos jurídicos que emanan de un registro marcario siempre están limitados a un territorio determinado. En efecto, la protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran circunscritos al territorio del país en que se otorga su registro, razón por la cual se ha considerado que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de territorialidad. En el sub lite, la Sala advierte que la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. es titular de la marca ICONO registrada para las clases 25, 38 y 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza en la República de Chile, país que, por lo demás, no es miembro de la Comunidad Andina de Naciones. Cabe resaltar que de la revisión detallada del expediente la Sala no encuentra elemento probatorio del cual se desprenda que el signo cuya protección se pretende se encuentre registrado en Colombia o en otro país de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, la marca ICONO perteneciente a la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. no se encontraba registrada en Colombia por lo que, como lo precisó el Tribunal Andino, dicho registro tiene protección en el país en el que se otorgó su registro, esto es, en la República de Chile.
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD - Excepciones / EXCEPCIÓN DE NOTORIEDAD - Requisitos para su aplicabilidad / EXCEPCIÓN DE OPOSICIÓN ANDINA - Requisitos para su aplicabilidad / EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD - No configuración
Ahora bien, el mismo Tribunal de Justicia ha sostenido que existen dos excepciones al principio de la territorialidad, la primera relativa a la marca notoria y, la segunda, atinente a la llamada oposición andina. [ ] Frente a esta primera excepción, la Sala coincide con la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto a que del acervo probatorio aportado al plenario no se puede establecer que su marca es notoriamente conocida en Colombia y, mucho menos, que se presente un riesgo de dilución o de uso parasitario. En efecto, no existen elementos probatorios de los cuales se pueda desprender que el signo solicitado se esté aprovechando indebidamente de la reputación de la marca I. de titularidad de la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. en la República de Colombia, y que el mismo pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva para las clases en las cuales está registrada. Lo anterior determina, que en el presente caso no se puede aplicar la excepción de marca notoria al principio de territorialidad. Por otra parte y frente a la segunda excepción [ ] la Sala encuentra que la oposición andina a la territorialidad de un registro marcario, no se aplica con respecto a países que no son parte de la Comunidad Andina. Así pues, teniendo en cuenta que la República de Chile no hace parte de la Comunidad Andina de Naciones y que la marca se pretende hacer valer no se encuentra registrada en ninguno de los países miembros, dicha excepción no resulta aplicable al caso sub examine. En suma, al no encontrarse configurada alguna de las excepciones establecidas respecto del principio de territorialidad de registros marcarios, la protección solicitada por la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. solo es aplicable en el país donde se obtuvo el registro y no puede extenderse al territorio Colombiano, tal y como erradamente lo pretende hacer valer la demandante.
NOMBRE DE DOMINIO O DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Protección / MARCA NOTORIA Protección / NOTORIEDAD DE LA MARCA Debe probarse
[L]a Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina no establece en su normativa la protección a los nombres de dominio. Sin perjuicio de ello y como lo precisó el Tribunal de Justicia, los nombres de dominio se caracterizan porque el conjunto de palabras, letras, números o vocablos que los conforman designan la dirección de un sitio de Internet; y dichas expresiones podrían ser semejantes o iguales a un signo distintivo protegido, por lo que su protección se debe dar en el marco del artículo 223 ibídem. Al respecto, se tiene que dicha disposición dispone que [ ] cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226 [ ]. N., entonces, que constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido la utilización del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. En el presente caso y como se concluyó en los numerales anteriores, no se logró demostrar por parte del demandante que la marca ICONO registrada en la República de Chile fuera notoriamente conocida en Colombia, además que la misma estuviese registrada en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina. Aunado a ello y, por lo demás, el demandante tampoco demostró que la sociedad C.I. IBLU S.A. tuvo previo conocimiento del dominio www.icono.us y que la intención de dicha sociedad fuese aprovecharse del mismo, registrándolo como marca.
MALA FE EN MATERIA MARCARIA - Requiere intención consciente de violar una disposición legal / PRESUNCION DE BUENA FE EN MATERIA MARCARIA - Impone la carga de la prueba a quien alega su inobservancia / MALA FE EN MATERIA MARCARIA - Inexistencia por falta de prueba de quien la alega
Finalmente, el demandante en su escrito de demanda sostiene que existió mala fe en la solicitud de registro de la marca ICONO, por cuanto la sociedad titular del registro desarrolla su actividad comercial con una marca idéntica a la que utiliza la empresa para identificar sus productos en la República de Chile. [ ] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala comparte lo manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio en que el análisis de la marca ICONO para otorgarle protección como marca, se centró en el acervo probatorio obrante dentro del expediente 06-58592. No se evidencia del plenario que el actuar de la sociedad C.I. IBLU S.A. se haya realizado con la intención de violar las disposiciones de protección de registros marcarios registrados en otros países y, muchos menos, la de causar un perjuicio injusto o ilegal. No debe olvidarse que se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Adicionalmente, los actos y hechos a los que puede atribuírsele mala fe por parte del tercero interesado, deben ser anteriores a la fecha de solicitud del registro contenido en el acto administrativo que se demanda y no a hechos sobrevinientes, como lo pretende la parte demandante. Ahora bien, y en cuanto a la prenda de vestir allegada al proceso por el demandante , la Sala encuentra que el producto es importado de la China y que la fecha de compra es del año 2009 , lo que determina que no podría atribuírsele a la sociedad C.I.BLU S.A, la utilización de mala fe del signo I..
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 223 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 224
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00581-00
Actor: EMPRESAS LA POLAR S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: REGISTRO MARCARIO EXAMEN DE REGISTRABILIDAD PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD NOTORIEDAD MALA FE MARCA: ICONO
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 27307 del 30 de agosto de 2007, a través de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca ICONO (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad C.I. IBLU S.A., quien cedió el registro a la sociedad DISTRIBUCIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES S.A. DIDITEXCO S.A.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad EMPRESAS LA POLAR S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
[ ] 3.1 Respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros que declaren la NULIDAD de la Resolución 27307 del 30 de agosto de 2007, por medio de la cual se concedió el registro de la marca ICONO, a favor de la sociedad C.I. IBLU S.A., para identificar productos de la clase 25 internacional.
3.2. Así mismo, solicito a los Honorables Consejeros que ordenen la cancelación del certificado de...
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