SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00541-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 01-06-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00541-00 |
| Fecha | 01 Junio 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO – Para que no proceda se requiere que el titular la haya usado en algún momento durante los últimos tres años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Requisitos / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procede respecto de la marca mixta E ELECTRA respecto de los servicios de gestión de negocios comerciales comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA E ELECTRA – Su cobertura se limita a los servicios de Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria
[L]a S. estima que de los documentos reseñados se evidencia que, durante el período comprendido entre los años 2005 y 2008 (últimos tres años contados desde la presentación de la solicitud de cancelación del registro de la marca “E ELECTRA”), la sociedad actora no demostró un uso real y efectivo de la marca “E ELECTRA”, de todos los servicios para los cuales fue concedido inicialmente el signo, esto es, los de “[…] Gestión de negocios comerciales [...]” de la Clase 35 Internacional, por lo que le asistió razón a la entidad demandada al estimar, a través de los actos acusados, que exclusivamente se probó el uso de la marca para identificar los servicios de “[…] Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria […]”, […] Como se puede observar, la nota explicativa de la Clase 35 Internacional, la cual describe en mayor detalle el tipo de servicios incluidos en la citada clase, señala que comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por organizaciones, cuya finalidad principal es la prestación de asistencia o asesoría en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial y comercial. Al respecto, se precisa que no obra prueba que demuestre que la actora haya gestionado negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos diferentes al sector de la industria, ni mucho menos de la prestación de asistencia o asesoría, de manera general, en la explotación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de los negocios a que se refiere la citada nota explicativa. En efecto, las pruebas no demuestran que la actora hubiera demostrado el uso de los otros tipos de servicios, incluidos en la Clase 35 Internacional, según la citada Nota Explicativa, tales como los servicios de registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; los servicios de agencias publicitarias y los servicios, como la distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras. En otras palabras, las probanzas no demuestran el uso real y efectivo de la marca “E ELECTRA” de todos los servicios para los cuales fue concedido inicialmente el signo, esto es, de los servicios de “[…] gestión de negocios comerciales […]”. De tal manera, que era procedente la cancelación parcial por no uso del registro de la marca mixta “E ELECTRA”, cuyo titular es la sociedad ELECTRA S.A., para distinguir exclusivamente los servicios de “[…] Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria […]”, de la citada Clase 35, ordenada por la SIC, pues la mencionada titular solamente probó el uso de esos servicios comerciales, esto es, los correspondientes a la comercialización de productos para la industria.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: N.M.P. GARZÓN
Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00541-00
Actor: ELECTRA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO DEL REGISTRO DE LA MARCA MIXTA “E ELECTRA”, PARA DISTINGUIR EXCLUSIVAMENTE LOS SERVICIOS DE: “[…] GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES RELACIONADOS CON LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA […]”, DE LA CLASE 35 INTERNACIONAL, ORDENADA POR LA SIC, PUES LA ACTORA SOLAMENTE PROBÓ EL USO DE ESTOS
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ELECTRA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 54514 de 28 de octubre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1 y 33487 de 29 de junio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se deje en firme la Resolución núm. 30656 de 24 de junio de 2009, por la cual se negó la cancelación total de la marca “E ELECTRA” (mixta), para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
3ª. Que en el evento en que se proceda a la cancelación parcial de la marca “E ELECTRA” (mixta), para amparar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se emita una resolución, en virtud de la cual se disponga que en lo sucesivo la citada marca distinguirá la “gestión y explotación de un negocio comercial consistente en la venta al por menor y al por mayor de herramientas y maquinaria industrial y prestación de servicios conexos para soluciones industriales, comerciales, empresariales y del hogar y servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria”.
5ª. Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable, en los términos de los artículos 175 y 176 del CCA.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 1º de diciembre de 2008, la sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. solicitó la cancelación, por no uso, de la marca “E ELECTRA” (mixta), de la cual es titular, con el argumento de que dicho signo se había convertido en un obstáculo para el registro de la marca “ELEKTRA” (mixta), dado que la Administración negó su registro en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en la existencia de aquella.
2°: Agregó que mediante la Resolución núm. 30656 de 24 de junio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos desestimó totalmente los argumentos de la solicitud de cancelación y dio por probado el uso de la marca para los servicios que se mencionaban en su registro.
3°: Anotó que la sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la resolución que negó la cancelación del registro de la marca “E ELECTRA” (mixta), que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, alegando que el registro de la marca “ELEKTRA” (mixta), por ella solicitada, solo sería para compra y venta de electrodomésticos y muebles para el hogar, por lo que de negarse su registro se estaría “dando” un monopolio en el uso de la marca a la sociedad ELECTRA S.A.
4º: A través de la Resolución núm. 54514 de 28 de octubre de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC canceló parcialmente la marca “E ELECTRA” (mixta), en el sentido de que en adelante distinguiría la “Gestión de negocios comerciales relacionados con la comercialización de productos para la industria”, servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
5º: Indicó que el 10 de noviembre de 2009 interpuso recurso de apelación contra la citada resolución, aduciendo que la marca no podía cancelarse parcialmente debido a que gestionaba su negocio más allá de los “productos para la industria”, lo cual demostró desde que contestó la solicitud de cancelación.
6º: Agregó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 33487 de 29 de junio de 2010, aclaró la Resolución núm. 54514 de 28 de octubre de 2009, en el sentido de que el certificado de registro a cancelar parcialmente es el núm. 292403, correspondiente a la marca “E ELECTRA” y confirmó la resolución recurrida.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó los artículos 135, 136, 137, 165, 166, 167 y 190 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, toda vez que desde la fecha en que se concedió el registro de la marca “E ELECTRA” (mixta) la ha usado de forma real, eficaz, legítima e ininterrumpida para gestionar y explotar su negocio comercial consistente en comercialización, fabricación, transformación, mantenimiento, importación, exportación, distribución y ensamble de equipos, maquinaria, mercancía y materiales en general, ya sea como intermediario o distribuidor de distintas marcas nacionales y extranjeras, que se encuentran a disposición de los clientes en los almacenes “ELECTRA”, en las ciudades Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.
Afirmó que de acuerdo con las notas explicativas de la Clase 35 Internacional, el ámbito en el cual ha usado la marca “E ELECTRA” es la explotación o dirección de una empresa comercial, o la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa comercial, no solo en los edificios y almacenes de la compañía, sino...
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