SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00302-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 21-05-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha | 21 Mayo 2020 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00302-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGIA TEEN y la marca mixta MAGIC TEEN previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación: debe protegerse la marca previamente registrada / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo MAGIA TEEN en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud, riesgo de confusión y coNexión competitiva con marca mixta MAGIC TEEN previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[R]especto a la similitud ortográfica entre las marcas “MAGIA TEEN” y “MAGIC TEEN”, la S. advierte significativas similitudes en sus raíces y en sus terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 8 letras “M”- “A”-“G”- “I”- “T” -“E” -“E” -“N”; y que la única diferencia radica en la letra “A” de la marca cuestionada, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que el signo solicitado reproduce las letras “M”- “A”-“G”- “I”, así como la palabra “TEEN” de la marca registrada. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “M”- “A”-“G”- “I” y en la palabra “TEEN”. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la S. estima que si bien es cierto que la expresión “MAGIC TEEN” es de fantasía, debido a que no tiene un significado propio en el idioma castellano, también lo es que las marcas enfrentadas tienen una relación o similitud conceptual, pues ambas expresiones son evocativas, al contener el vocablo “TEEN” y las palabras “MAGIA” y “MAGIC”, que sugieren indirectamente en la mente del consumidor la idea de algo mágico. Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en sus letras “M”- “A”-“G”- “I” y en la palabra “TEEN”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva. Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la S. concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas como fonéticas y conceptuales entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “MAGIA TEEN” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Ropa de mujer que no sea interior aclarando que dentro de la limitación quedan excluidas las pijamas […]”. La marca previamente registrada, “MAGIC TEEN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 25: “[…] Vestidos, calzados y sombrerería [...]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que además de que las marcas cotejadas pertenecen a una misma clase del nomenclátor, tienen la misma finalidad, en cuanto los productos que identifican ambas marcas son utilizados por el ser humano para cubrir su cuerpo o vestirse; pueden compartir los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios: folletos, televisión y prensa; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género (ropa o vestidos); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. […] Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse la marca previamente registrada, esto es, “MAGIC TEEN”.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGIA TEEN y la marca mixta MAGIC TEEN previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son MAGIC y TEEN en la clase 25 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo MAGIC y TEEN no se excluyen / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – No lo es TEEN / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a S. debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la sociedad actora, la palabra “MAGIC” es una expresión de uso común en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y la denominación “TEEN” es descriptiva para dicha clase. En efecto, consultada la página web de la entidad demandada figuran las siguientes marcas que, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas para la citada Clase 25, que contienen la expresión “MAGIC”, […] Lo anterior pone de manifiesto que “MAGIC” es una expresión de uso común, en la Clase 25 Internacional. […]la S. estima que la denominación “TEEN” no es una expresión descriptiva, porque al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica de los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue dicha marca, en tanto dicha expresión no tiene un significado en el idioma español que forme parte del conocimiento común, vale decir, no es conocida por el consumidor promedio colombiano. Por lo tanto, se considera como signo de fantasía. Sin embargo, “TEEN” sí es una expresión de uso común en la referida Clase 25 Internacional, pues en la página web de la entidad demandada aparecen las siguientes marcas que la contienen, y que, precisamente, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en esa Clase: […] Sobre el particular, la S. observa que si bien es cierto que, en principio, las palabras de uso común “MAGIC” y “TEEN”, que forman parte de las marcas previamente registrada, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirlas se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.
FUENTE FORMAL. DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 151
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) mayo de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00302-00
Actor: KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: ENTRE LA MARCA SOLICITADA DE LA ACTORA “MAGIA TEEN” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “MAGIC TEEN” EXISTEN SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en...
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