SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00236-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 01-06-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 01 Junio 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00236-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ISOFLEX y la marca nominativa previamente registrada ISOTREX / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo ISOFLEX por no existir similitud con la marca ISOTREX
[R]especto a la similitud ortográfica es preciso indicar que “TREX” y “FLEX”, si bien tienen el mismo número de letras, lo cierto es que empiezan por consonantes diferentes y cuentan con distinta composición consonántica, esto es, “T-R-X” y “F-L-X”. Además, en cada una de las marcas en disputa la vocal “E” se encuentra combinada con consonantes diferentes. En la marca cuestionada, con las consonantes “F” y “L”, mientras que en la previamente registrada, con las consonantes “T” y “R”, lo que hace que ortográficamente no sean confundibles. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es desigual porque al ser pronunciadas son claramente diferenciables, teniendo en cuenta que la “TR” es un fonema consonántico oclusivo dental sordo, mientras que la “FL” es un fonema consonántico lateral alveolar, lo que le otorga una sonoridad disímil a las marcas cotejadas. […] Así las cosas, del análisis sucesivo de las marcas cotejadas, no es posible concluir que fonéticamente se presente un grado de similitud sustancial que sea susceptible de generar algún riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la expresión “TREX” es de fantasía, debido a que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, mientras que la denominación “FLEX” es evocativa de la palabra “FLEXIBLE”, que significa “[…] que tiene disposición para doblarse fácilmente […]”, de conformidad con la página web http://www.rae.es. Por lo expuesto en precedencia, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética ni ideológica, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca nominativa cuestionada, “(ISO)FLEX”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la marca nominativa opositora, “(ISO)TREX”. Asimismo, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ISOFLEX y la marca nominativa previamente registrada ISOTREX / COTEJO MARCARIO – De signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es ISO en la clase 5 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[P]ara la Sala la partícula “ISO” es de uso común para los productos que ampara la Clase 5ª, dado que en muchos casos de marcas que identifican productos de esta Clase, puede ser indicador del principio activo del medicamento, por lo que dicho elemento no debe entrar en la comparación, debiéndose realizar el análisis en los demás elementos que integran el signo distintivo. De tal manera que ello impone al J. el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “TREX”, de la marca cuestionada, y “FLEX”, de la marca opositora, debido a que la partícula “ISO”, como ya se mencionó, es de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Por lo tanto, la actora, como titular de una de las marcas que incluye un elemento de uso común, esto es el elemento “ISO”, no puede impedir la inclusión de este en solicitudes marcarias de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, porque se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable. Adicionalmente, se destaca que en anterior ocasión, -en la que se solicitó la nulidad de los actos administrativos aquí acusados, pero en este caso cotejando las expresiones “ISOFACE” e “ISOFACE PLUS”, frente a “ISOFLEX”-, la Sala consideró que la partícula “ISO” es de uso común y además indicativo del principio activo del medicamento que identifican las marcas:
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: N.M.P. GARZÓN
Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00236-00
Actor: STIEFEL LABORATORIES, INC
Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “ISOFLEX” E “ISOTREX”. LA PARTÍCULA “ISO” DEBE SER EXCLUIDA DEL COTEJO MARCARIO AL SER DE USO COMÚN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad STIEFEL LABORATORIES, INC, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 18592 de 26 de junio de 2007, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 35096 de 26 de octubre de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 4571 de 19 de febrero de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 31 de marzo de 2005, la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo "ISOFLEX", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4.
2°: Que una vez publicada la solicitud, junto con la sociedad PROCAPS S.A, presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas nominativas “ISOFACE” e “ISOFACE PLUS” e “ISOTREX”, registradas respectivamente en la misma Clase.
3º: Agregó que mediante Resolución núm. 18592 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos5 de la SIC, declaró infundada las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "ISOFLEX", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A.
4º: Señaló que contra la citada resolución interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 35096 de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 4571 de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
- Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación.
Señaló que la marca “ISOFLEX” no es distintiva de la ya existente “ISOTREX”, en razón a que es tal la semejanza entre ambas denominaciones que es muy probable que el consumidor confunda los productos que cada uno de ellas ampara y asuma que provienen del mismo fabricante.
Manifestó que, a su juicio, la SIC realizó una equivocada comparación de las marcas referidas al considerar que el prefijo “ISO” hace referencia a los productos que contienen “ISOFLAVONAS”; y que los consumidores estarían en plena capacidad de establecer una clara diferencia entre ellos y adquirir el que realmente buscan, razonamiento curioso y peligroso en alto grado, teniendo en cuenta que la raíz “ISO” no significa en todos los casos “ISOFLAVONA”, -hormona natural proveniente de la soya-, más aún cuando la marca de su propiedad “ISOTREX”, hace referencia a un producto para combatir el acné, dando lugar a la posibilidad de que alguien pudiera ingerirlo.
Expresó que las marcas “ISOFLEX” e “ISOTREX”, tienen semejanzas en conjunto y no solo de raíz, dado que tienen la misma terminación “EX” y el mismo número de letras, esto es, 7, de las cuales 5 coinciden en la misma ubicación, lo que conlleva una gran confusión para el consumidor por no ser distintivas entre sí.
- Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), ibidem, por indebida aplicación, toda vez que la expresión “ISOFLEX” es completamente confundible con la marca “ISOTREX” por tener semejanzas fonéticas, pues la raíz y la terminación es la misma y poseen igual número de letras y casi idéntica pronunciación.
Indicó que la SIC incumplió las reglas por ella establecidas para fijar las semejanzas y riesgos de confusión entre marcas, entre las cuales destacó:
“[…]
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Regla 4.-...
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