SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00329-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 21-05-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 146 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 147 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 21 Mayo 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00329-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Sujetos legitimados para presentarla / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Término para formularla. 30 días / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Requisitos para su procedencia / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Se debe acreditar la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar / ACREDITACIÓN DE REGISTRO PREVIO – No se allegó la prueba del registro de la marca MANICHO en Perú dentro del plazo del artículo 146 de la decisión 486 / REGISTRO MARCARIO – Procede frente a la marca MANICHO para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]l interés legítimo para presentar oposiciones, surge de: a) acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la misma pueda inducir al público a error, o b) acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo, siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición, el cual se demuestra solicitando el registro de la marca opositora en el mismo momento de plantear la oposición. […] Por lo tanto, son dos los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente: el primero, relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar o de una solicitud previa para obtener dicha marca en ese otro país; y el segundo, relacionado con el interés real del opositor en el mercado, el cual se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de formular la oposición. Al respecto, se precisa que la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la oposición deben presentarse de manera simultánea, so pena de rechazo de esta. En el caso sub examine, la solicitud de registro de la marca cuestionada, “MANICHO” (nominativa), fue presentada por la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. el 22 de mayo de 2007 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 577 de 29 de junio de ese año. Por lo tanto, el término de los treinta (30) días, a que se refiere el artículo 146 de la Decisión 486, para la formulación de oposiciones vencía el día 15 de agosto de 2007. En efecto, el 15 de agosto de 2007, la actora radicó el formulario y el documento contentivo de la oposición, en la cual solicitó el plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustentaran la oposición, previsto en el artículo 146 de la Decisión 486, para lo cual anexó el comprobante de pago núm. 07-050795-00001-0000, por valor de $72.000, correspondiente al pago de la tasa de la prórroga y la copia simple de la solicitud de registro de la misma fecha, de la marca “MANICHO” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 30 Internacional, conforme consta en el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos núm. 07-083780, expedido por la SIC. Dicho plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustentaran la oposición, el cual es otorgado por una sola vez por la oficina nacional competente, vencía el 27 de septiembre de 2007. Sin embargo, la actora solo allegó el 8 de octubre de 2007 ante la SIC el documento debidamente legalizado, esto es, el certificado de registro núm. 00104970 de la marca “MANICHO” (mixta), expedido por el Registro de Propiedad Industrial, Oficina de Signos Distintivos, de Perú, vigente desde el 26 de abril de 2005, que acreditaba el registro previo de esa marca en otro País Miembro de la Comunidad Andina. Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado por la opositora el referido documento con posterioridad al término establecido, el cual expiraba, como ya se dijo, el 27 de septiembre de 2007, no cumplió con acreditar uno de los requisitos o presupuestos que debe reunir la oposición para ser procedente, esto es, el relativo a la existencia en otro País Miembro de la Comunidad Andina de una marca previamente registrada idéntica o similar al signo que se pretende registrar, dentro del plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas, previsto en el artículo 146 de la Decisión 486.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 146 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 147
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00329-00
Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A
Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
TESIS: LA ACTORA NO CUMPLIÓ CON ACREDITAR EL REQUISITO QUE DEBE REUNIR LA OPOSICIÓN PARA SER PROCEDENTE, ESTO ES, EL RELATIVO A LA EXISTENCIA EN OTRO PAÍS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA DE UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA IDÉNTICA O SIMILAR AL SIGNO QUE SE PRETENDE REGISTRAR, DENTRO DEL PLAZO ADICIONAL DE TREINTA (30) DÍAS PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 146 DE LA DECISIÓN 486
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,2 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 007039 de 29 de febrero de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de una marca”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3, y 17042 de 29 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 15 de agosto de 2007, la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. presentó solicitud de registro de la marca “MANICHO” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°: Agregó que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, por cuanto es titular de la marca “MANICHO” (mixta), en Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en Perú.
3º: Que, a través de la Resolución núm. 007039 de 29 de febrero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza5.
4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 17042 de 29 de mayo de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a)6, de la Decisión 486, por cuanto la actora es titular de la marca “MANICHO” (mixta), para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en Perú.
Adujo que la entidad demandada de manera absurda consideró que era obligatorio allegar la copia legalizada del certificado de la marca de la cual es titular en el País vecino, pues no representa un requisito de procedibilidad para presentar la respectiva oposición frente al registro de un signo en vía gubernativa.
No obstante lo anterior, indicó que para la fecha en la cual se expidió el primer acto acusado ya se había allegado al expediente administrativo copia debidamente legalizada, por el Consulado de Perú, del certificado de registro de la marca “MANICHO”.
Precisó que el 10 de octubre de 2007 allegó al referido expediente el certificado de registro de la citada marca debidamente legalizado.
Manifestó que el registro del signo solicitado por la sociedad UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. se concedió en contravención del citado artículo, por cuanto en la actualidad es titular de una marca idéntica en el País vecino.
Alegó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 1467, ibidem, porque al momento de formular la oposición en sede administrativa tenía un interés legítimo y real, por cuanto, por un lado, es titular de la marca “MANICHO” en Perú y, por el otro, solicitó el registro de la misma expresión en Colombia.
Respaldó lo anterior, con los argumentos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 116-IP-2007, en la que señaló:
“[…] LAS OPOSICIONES AL REGISTRO MARCARIO. LA OPRTUNIDAD DE LA PRUEBA DE LAS OPOSICIONES. EL INTERÉS LEGÍTIMO. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD: Concesión o denegación del registro.
El artículo 146 de la Decisión 486, plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada.
La persona que tiene legítimo interés, lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición.
El Tribunal considera, asimismo que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos,...
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