SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00088-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 01-06-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00088-00 |
| Fecha | 01 Junio 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SPLENDA y las marcas nominativas y mixtas previamente registradas SPLENDID / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto SPLENDA en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza porque a pesar de tener similitud con las marcas nominativas y mixtas SPLENDID, previamente registradas en la clase 30, no existe relación o conexión competitiva
Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID”, la S. advierte significativas similitudes que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en en cuenta que las marcas cotejadas comparten la partícula “SPLEND”; y que la única diferencia radica en sus terminaciones que para la marca solicitada es la letra “A”, la cual no provee suficientes diferencias frente a la terminación “ID” de la marca previamente registrada, de manera que el consumidor pueda diferenciarlas. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la partícula “SPLEND”. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la S. estima que las marcas enfrentadas evocan la misma idea, en tanto que ambas contienen la expresión “SPLEND”, la cual es evocativa de la palabra laudatoria “ESPLÉNDIDO”, que significa “[…] magnífico, dotado de singular excelencia […]”, conforme consta en la página web http://www.rae.es. En conclusión, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en cuanto que existe similitud desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual entre las marcas cotejadas. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] [L]a S. observa que entre los productos identificados por los signos en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial. Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. En este contexto, la marca cuestionadoa “SPLENDA”, cuyo registro se concedió para distinguir “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar [...]”, productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para identificar tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad, prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: N.M.P. GARZÓN
Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil veinte (2020)
R.icación número: 11001-03-24-000-2011-00088-00
Actor: COLOMBINA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS DE LA MARCA CUESTIONADA “SPLENDA” (NOMINATIVA) Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “SPLENDID” (NOMINATIVAS Y MIXTA) NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIDAD ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLOMBINA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa[1], de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[2] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 26987 de 29 de mayo de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 36432 de 22 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, y 50647 de 24 de septiembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el el 6 de noviembre de 2008, la sociedad McNEIL PPC INC., solicitó el registro como marca del signo “SPLENDA” (mixto), en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos de azúcar […]”, respecto de la cual presentó oposición.
2°: Que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución núm. 26987 de 29 de mayo de 2009, concedió el registro de la marca “SPLENDA” (mixta), a la sociedad McNEIL PPC INC., en la citada Clase 5ª Internacional y declaró infundada su oposición, decisión contra la cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación.
3°: Anotó que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución núm. 36432 de 22 de julio de 2009, confirmó la decisión recurrida.
4º: Agregó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la Resolución núm. 50647 de 24 de septiembre de 2010, resolvió el recurso de apelación y también confirmó la anterior decisión y declaró agotada la vía gubernativa.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134, 136, literal a), 154, y 155, literal d) de la Decisión 486.
Señaló que los actos acusados violan el derecho que tiene como titular de las marcas “SPLENDID”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, previsto en el artículo 154 ibidem.
Alegó que la marca “SPLENDA” (mixta), en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es irregistrable, porque tiene derechos marcarios amparados en Colombia sobre su marca “SPLENDID”, Clase 30 Internacional; que la cobertura de la soliciitud de registro de la marca “SPLENDA”, en la Clase 5ª Internacional, “endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar” presenta conexidad competitiva con la cobertura de la marca “SPLENDID”, los cuales corresponden a “galletería, dulcería, preparaciones hechas de harinas, pastelería y confitería, bizcochos entre otros”, en la Clase 30 Internacional; y que su marca “SPLENDID” tiene una larga trayectoria y presencia en el mercado colombiano y, por lo tanto, goza de suficiente reconocimiento y distintividad.
Agregó que la concesión del registro de la marca “SPLENDA” (mixta) en la referida Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde a un ilegítimo obstáculo al derecho que tiene como empresa de ampliar el marco de sus negocios, por cuanto le impide que use la misma marca “SPLENDID”, para explotar debidamente su objeto social.
Adujo que ha sido titular de la marca “SPLENDID” en Colombia para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y otros, por más de 13 años, en tanto su primera concesión fue en el año de 1993.
Indicó que la Administración desconoce de plano el mejor derecho que tiene sobre su marca “SPLENDID”, al sostener que entre las marcas enfrentadas no existe conexidad competitiva, que no se presenta un análisis motivado sobre el mejor derecho que tiene COLOMBINA S.A., y que no tiene relevancia suficiente el hecho de que las marcas “SPLENDA” y “SPLENDID” sean similares.
Argumentó que ello no resulta cierto, porque la marca “SPLENDA” (mixta), en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, para “[…] endulzadores de azúcar de bajas calorías o substitutos del azúcar […]”, sí presenta conexidad competitiva con la cobertura de su marca registrada “SPLENDID”, que corresponde a “[…] galletería, dulcería, preparaciones hechas de harina, pastelería y confitería, bizcochos entre otros […]”, por lo que los productos presentan complementariedad, la misma finalidad y los mismos canales de comercialización.
Insistió en que tiene derecho a ampliar el marco de sus negocios, debido a que la misma Administración ha manifestado que se debe mantener a salvo el derecho del empresario a que su capacidad de producción permanezca incólume, para aquellos productos o servicios que si bien no son usados en la actualidad, mantienen la expectativa de ser usados con posterioridad; y que el objeto social...
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