SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00124-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 01-06-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 01 Junio 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00124-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo A.D.T. y las marcas nominativas previamente registradas TEMPTATION YANBAL y TEMPTATION / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es DARK en la clase 3 / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es AXE / SIGNOS DE FANTASÍA – Son los formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo A.D.T. en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con las marcas nominativas TEMPTATION YANBAL y TEMPTATION registradas en la misma clase
Respecto de la similitud fonética, la Sala observa que la pronunciación de los signos enfrentados es completamente diferente, pues si bien comparten la partícula “TEMPTATION”, lo cierto es que en ambos signos se encuentra en posiciones diferentes y las demás palabras que acompañan esto es, “AXE” y “YANBAL” le otorgan pronunciaciones disímiles. […]Sobre el particular, se destaca que al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, tal y como debe realizarse el análisis, la Sala no encuentra similitudes relevantes que puedan llevar al público consumidor a confundirlas. En relación con la similitud ortográfica, debe señalarse que la marca “AXE TEMPTATION” está compuesta por dos (2) palabras y trece (13) letras, mientras que, por un lado, la marca “TEMPTATION YANBAL” consta de dos (2) palabras y dieciséis (16) letras y por el otro, el registro “TEMPTATION” se compone de una (1) palabra y diez (10) letras, lo que le permite a la Sala concluir que varían tanto en su extensión así como en su composición vocálica y consonántica. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “AXE TEMPTATION” corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. […] Ahora, por su parte, la expresión “TEMPTATION” de las marcas previamente registradas proviene del idioma inglés, que traduce tentación, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable. Adicionalmente, frente al signo “TEMPTATION YANBAL”, la Sala destaca que este encuentra su fuerza distintiva en la expresión “YANBAL”, puesto que le indica claramente al consumidor su origen empresarial y le otorga un elemento diferenciador frente a la marca “AXE TEMPTATION”. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no existe semejanza en los signos enfrentados. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no encuentra similitud ortográfica ni fonética ni ideológica, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, en cuanto que la marca mixta cuestionada “A.D.T.” es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “AXE”, que le da un matiz diferenciador y contundente y la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, la cual le da una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial. Por lo tanto, la denominación “A.D.T.” posee “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: N.M.P. GARZÓN
Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00124-00
Actor: J.L.
Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “A.D.T.”, “TEMPTATION” Y “TEMPTATION YANBAL”. EL ELEMENTO PREPONDERANTE EN EL SIGNO CUESTIONADO ES LA EXPRESIÓN “AXE”
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad J.L. hoy JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 31488 de 27 de agosto de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 040925 de 27 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 45799 de 13 de noviembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 14 de agosto de 2007, la sociedad UNILEVER N.V.[4] solicitó el registro como marca del signo mixto "A.D.T.", para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5].
2°: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas nominativas “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, registradas en la misma Clase.
3º: Que mediante Resolución núm. 31488 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[6] de la SIC, declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "A.D.T.", en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad UNILEVER N.V.
4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos a través de la Resolución núm. 040925 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo mediante la Resolución núm. 45799 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
- Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación.
Señaló que la autoridad demandada no aplicó la prohibición establecida en la mencionada norma comunitaria, debido a que se desconocieron las reglas que guían el análisis de confundibilidad entre marcas, teniendo en cuenta que el signo “A.D.T.”, resulta confundible con las marcas registradas “TEMPTATION YANBAL” y “TEMPTATION”, situación que genera en el consumidor un riesgo de confusión indirecta al asociar los productos como provenientes de un mismo origen empresarial o vincularlos comercialmente entre ellos.
Indicó que el elemento con mayor relevancia distintiva o dominante es la expresión “TEMPTATION”, que es idéntica a la marca “TEMPTATION”, lo que sin duda da lugar a confusión, pues este elemento es el dominante en el signo cuestionado, por cuanto las expresiones “DARK” y “AXE”, son de carácter secundario dentro del conjunto marcario.
Precisó que, en efecto, la expresión “DARK” es secundaria por ser una partícula débil y de uso común en el mercado, motivo por el cual no puede estimarse como un elemento que le otorgue distintividad al signo “A.D.T.”; y que el término “AXE” debe...
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