SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00005-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 30-07-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00005-00 |
| Fecha | 30 Julio 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SUPER FIEL y la marca mixta SUPER REFIEL previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es SUPER y por eso se excluye del análisis / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto SUPER FIEL para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza por existir semejanza con la marca SUPER REFIEL previamente registrada en la misma clase y porque identifican los mismos productos
La S. advierte que si bien se excluyó para efectos del cotejo la expresión SUPER por ser de uso común para la clase respectiva, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, se refirió a los términos laudatorios, atendiendo a que el signo y la marca estaban conformados por la expresión SUPER. En este sentido, definió la expresión laudatoria como aquella “[…] que alaba, enaltece, exalta, etc., las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo […] la utilización de este tipo de expresiones puede denotar beneficios respecto del resto de competidores, razón por la cual no puede ser sujeta de apropiación exclusiva […]”. En tal contexto, la expresión SUPER, de acuerdo con la definición antes señalada, da la idea o concepto que los productos que identifica el signo o la marca son superiores a los demás, por lo que la S. considera que se trata de una expresión laudatoria; sin embargo, atendiendo a que el signo no está conformado exclusivamente por expresiones laudatorias que refieran a los productos que pretende identificar, la S. considera que no se configura el supuesto fáctico previsto en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. En virtud de lo expuesto, luego de realizar una comparación en conjunto, sin descomponer los elementos que integran el signo y la marca, y empleando el método de cotejo sucesivo; la S. considera que el signo solicitado SUPER FIEL y la marca SUPER REFIEL presentan similitudes que pueden conllevar a que se genere un riesgo de confusión en el consumidor, toda vez que la única diferencia, esto es, el prefijo RE en la segunda palabra, no le otorga la suficiente carga semántica y fonética al signo que permita diferenciarlo plenamente de la marca, aunado al hecho que los dos evocan el mismo significado. En este punto, la S. reitera que en aquellos eventos en los cuales un signo reproduzca una marca, puede llegar a ser registrable si incluye elementos adicionales que le otorguen suficiente distintividad, lo cual no ocurre en el caso bajo estudio. […] [L]a S. considera que las dos marcas van a compartir los mismos canales de distribución y comercialización, como supermercados y en tiendas como farmacias y droguerías, aunado al hecho que, en los almacenes de grandes superficies, se encontrarán en el mismo stand o pasillo. Asimismo, compartirán los mismos medios de publicidad; por lo que se configura el segundo de supuesto previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. C. de lo expuesto, la S. considera que debido a la semejanza entre el signo solicitado y las marcas y a la identidad entre los productos que identifican, existe riesgo de confusión y de asociación, por lo que no procede el registro como marca del signo solicitado.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SUPER FIEL y la marca mixta MAS FIEL previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto SUPER FIEL para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza por existir semejanza con la marca MAS FIEL previamente registrada en la misma clase y porque identifican los mismos productos
[U]na vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la S. concluye que el signo mixto solicitado SUPER FIEL es semejante a la marca mixta MAS FIEL: porque, en primer lugar, comparten la expresión FIEL y, en segundo lugar, aunque las primeras palabras del signo y la marca son diferentes, éstas hacen referencia a superioridad, por lo que en la mente del consumidor permanecerá la segunda expresión y, de esa manera, es que identificarán el respectivo producto. En este sentido, la S. considera que las palabras SUPER o MÁS no otorgan un grado de distintividad suficiente que permita diferenciar las marcas en el mercado. C. de lo expuesto, atendiendo a que existe semejanza entre el signo solicitado y las marcas SUPER REFIEL y MAS FIEL y considerando que para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, aunado al hecho de la similitud, es necesario que los productos o servicios que distinguen tanto el signo solicitado como las marcas, sean los mismos o presenten una conexión competitiva ente ellos, la S. procederá a estudiar este requisito simultáneamente teniendo en cuenta que las marcas cuyo titular es el tercero con interés en las resultas del proceso identifican los mismos productos como se puede apreciar en el numeral 33 supra. [L]a S. considera que las dos marcas van a compartir los mismos canales de distribución y comercialización, como supermercados y en tiendas como farmacias y droguerías, aunado al hecho que, en los almacenes de grandes superficies, se encontrarán en el mismo stand o pasillo. Asimismo, compartirán los mismos medios de publicidad; por lo que se configura el segundo de supuesto previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. C. de lo expuesto, la S. considera que debido a la semejanza entre el signo solicitado y las marcas y a la identidad entre los productos que identifican, existe riesgo de confusión y de asociación, por lo que no procede el registro como marca del signo solicitado.
COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SUPER FIEL y las marcas mixtas SUPER REFIEL y MAS FIEL previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN / Lo es SUPER en la clase 3 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de registrabilidad
[R]evisado el Sistema de Información de la Propiedad Industrial, la S. encuentra que, para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la palabra SUPER era un término de uso común en las marcas que identifican productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. […] Atendiendo a que la palabra SUPER es común en las marcas que identifican productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, la S. considera que la expresión debe excluirse del cotejo marcario; advirtiendo que la misma no puede ser apropiable por ningún empresario y, en ese sentido, las marcas que la incluyen son débiles. Lo anterior, implica que no puede determinarse semejanza entre el signo y marcas a comparar únicamente por compartir dicha partícula, sino que deberán tenerse en cuenta los demás elementos de uno y otra.
COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SUPER FIEL y la marca mixta SUPER REFIEL previamente registrada / FAMILIA DE MARCAS – Concepto / FAMILIA DE MARCAS – No configuración / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
La S. encuentra que la parte demandante es titular de las marcas SUPER RIEL, relacionadas en el numeral 6.2. supra, por lo que considera que el signo solicitado SUPER FIEL, lo único que comparte es la partícula SUPER, la cual, como se determinó en el numeral 51 supra, es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, el rasgo común en las marcas cuyo titular es la parte demandante y el signo solicitado no logra identificar de manera exclusiva el empresario, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado marcas con dicha partícula; y, por lo tanto, no se encuentra acreditada la existencia de una familia de marcas.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00005-00
Actor: AZUL K S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Signo mixto SUPER FIEL. Comparación entre signos mixtos
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda presentada por Azul K S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26720 de 29 de julio de 2008, 30968 26 de agosto de 2008 y 37869 de 30 de septiembre de 2008.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S. y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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ANTECEDENTES
La demanda
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Azul K S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecido establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante Código Contencioso Administrativo, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26720 de 29 de julio de 20084, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; y 30968 de 26 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 37869 de 30 de septiembre de 2008, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
A título de restablecimiento del derecho...
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