SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00023-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 24-09-2020
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha de la decisión | 24 Septiembre 2020 |
| Fecha | 24 Septiembre 2020 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00023-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CETIGEL y la marca nominativa RETIGEL previamente registrada / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son CETIGEL y RETIGEL / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo CETIGEL para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por tener semejanza con la marca nominativa RETIGEL previamente registrada en la clase 5 y existir riesgo de confusión
Comparación Ortográfica La S. considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, la marca CEGITEL se compone de tres (3) vocales, cuatro (4) consonantes, tres (3) silabas (CE-TI-GEL) y la marca registrada (RETIGEL) tiene la misma conformación. La S. considera que las marcas en conflicto resultan similares, por cuanto ambos vocablos están conformados por igual número de sílabas, dos iguales, una de ellas que es precisamente la sílaba tónica, la última de ambas denominaciones, que es GEL, similitud que no desaparece con el cambio de la primera consonante, esto es, la letra C por la R, por cuanto a ambas palabas las sucede la vocal E y la segunda sílaba TI; motivo por el cual, la S. considera que dicha alteración ortográfica no es suficiente para eliminar la similitud en este aspecto. En suma, existe similitud en el aspecto ortográfico en las marcas objeto de comparación, comoquiera que lo único que los diferencia es la primera letra que corresponde a una consonante. Comparación Fonética […] Comoquiera que el hecho de que la sílaba tónica en ambas marcas se encuentre en la misma posición, es indicativo que desde el punto de vista fonético también existen similitudes entre las marcas confrontadas. Ciertamente al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que se escuchan de forma similar, más aún por la coincidencia vocálica y consonántica, de manera que, al pronunciarlas, no encontrará elementos que permitan diferenciarlas, porque se trata de fonemas, salvo el remplazo de la letra “C” por la “R” diferencia que no resulta suficiente para superar la similitud y por lo tanto no dota de distintividad la marca concedida. En suma, la S. considera que las marcas enfrentadas al cambiar la primera consonante, no hace que el impacto visual y fonético sea distinto, teniendo en cuenta que comparten la sílaba tónica GEL, que al ser pronunciadas no son diferenciables, por ello, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre las marcas enfrentadas. Comparación Ideológica […] Al respecto, atendiendo a que cualquier semejanza ideológica atada al concepto inapropiable GEL resulta irrelevante para el análisis, habida consideración a que es una expresión de uso común en las marcas registradas en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por ende, la partícula GEL carece en sí misma de distintividad para ser determinante frente al consumidor. La S., tomando en conjunto las marcas objeto de comparación - CETIGEL y RETIGEL, considera que son marcas de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, por lo que no procede su análisis desde este punto de vista. […] En este sentido, la S. considera que entre la marca concedida y la marca registrada existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas. En suma, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, sin descomponer los signos confrontados, y teniendo en cuenta que el análisis debe enfocarse principalmente en las semejanzas y no las diferencias que presenten los mismos, comoquiera que el usuario recordará y relacionará las marcas por sus similitudes; la S. concluye que la marca concedida es semejante a la marca registrada, dejando una impresión de similitud en la mente del consumidor y causando un riesgo de confusión, debido a que la marca concedida no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla de la marca registrada, motivo por el cual se cumple el primer supuesto de la causal sub examine. […] [L]a S. encuentra que, a pesar de que las marcas se encuentran en diferentes clases del nomenclátor internacional, los productos que pretenden identificar las marcas enfrentadas son conexos y resultan complementarios. […] En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca concedida y al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distingue cada una de ellas, la S. considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa CETIGEL para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CETIGEL y la marca nominativa RETIGEL previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es GEL en las clases 3 y 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – A pesar de serlo no se excluye del análisis GEL / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto
La S. concluye […] que la palabra GEL es de uso común en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no es un término de uso exclusivo. Esta Sección ha precisado que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada. En ese sentido, la S. considera que en concordancia con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se reduce el signo a tal punto que se hace imposible hacer una comparación, se pueden tener en cuenta dichos componentes, es decir, cuando la exclusión de palabras de uso común reducen el conjunto marcario de tal forma que no brinde elementos de juicio suficientes que permitan hacer la correspondiente comparación, se deberán cotejar los signos y marcas teniendo en cuenta el conjunto total de cada una. Considerando lo expuesto, la S. procederá a analizar si la marca nominativa concedida CETIGEL es igual o semejante a la marca nominativa previamente registrada RETIGEL, cuyo titular es la parte demandante, y si hay una conexidad entre los productos que cada uno de ellos identifica.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00023-00
Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Tema: Comparación entre marcas nominativas. Partículas de uso común. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorios Bussié S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 35036 de 20 de diciembre de 2006, 3535 de 16 de febrero de 2007 y 22216 de 26 de julio de 2007.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S. y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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ANTECEDENTES
La demanda
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Laboratorios Bussié S.A., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 853 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 35036 de 20 de diciembre de 20066, “Por la cual decide una solicitud de registro de marca”, y 3535 de 16 de febrero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 22216 de 26 de julio de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa CETIGEL que identifica productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es R.P., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Pretensiones
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La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7:
“[…] Por todo lo anterior, solicito que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 35036 de fecha 20 de diciembre de 2006, 3535 de 16 de febrero de 2007, 22216 de fecha de 26 de julio de 2007 y a título de restablecimiento del derecho sea negada la marca CETIGEL para distinguir productos de clase 3ra […]”.
Presupuestos fácticos
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La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones8:
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El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 31 de mayo de 2006, el registro como marca del signo nominativo CETIGEL para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
La referida solicitud se publicó el 30 de junio de 2006, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 565, la cual fue objeto de oposición por...
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