SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2016-00003-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 14-09-2020
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2016-00003-00 |
| Fecha | 14 Septiembre 2020 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 |
| Fecha de la decisión | 14 Septiembre 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto J. & BRICK y las marcas mixtas BRICK previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es J. en la clase 25 y por ello debe excluirse del análisis / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al mixto J. & BRICK en la clase 25 por tener similitud con las marcas mixtas BRICK previamente registradas en la misma clase y existir conexidad competitiva
[L]a S. encuentra que, a simple vista, al comparar las marcas de manera sucesiva, se evidencia que entre estas existe una identidad ortográfica, comoquiera que se trata exactamente de la misma palabra. […] En este orden, de la identidad ortográfica entre las expresiones que componen las marcas cotejadas, se deriva una identidad fonética entre ellas, en la medida en que la pronunciación de cada una es la misma al tratarse de palabras iguales. […] En el caso sub examine, la S. encuentra que la expresión BRICK corresponde a una palabra en inglés que significa “ladrillo”. Sin embargo, al tratarse de una palabra en idioma extranjero cuyo significado no es de conocimiento común para la mayoría del público consumidor, debe tenerse como expresión de fantasía. En este orden de ideas, la S. considera que las marcas no pueden ser comparadas desde el punto de vista ideológico, comoquiera que, al contener una expresión en idioma diferente al castellano, son consideradas como expresiones de fantasía. De esta forma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la S. considera que entre la marca mixta J.&.B. y las marcas mixtas BRICK existe una identidad ortográfica y fonética en la palabra BRICK que genera una semejanza de la que se puede derivar un riesgo de asociación para el consumidor. De esta forma, la S. concluye que se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cual es, que exista identidad o semejanza entre las marcas comparadas. […] [L]a S. estima que entre los productos de la Clase 25 que las marcas cotejadas pretenden identificar si se presenta conexidad competitiva, toda vez que se trata de un mismo género de productos, pertenecientes a la misma clase, que van dirigidos a los mismos consumidores y tienen la misma finalidad. Lo anterior comoquiera que los productos que identifican las marcas BRICK cuales son “Vestidos, calzados, sombrerería”, son el género dentro del cual se enmarcan los productos de la marca mixta J.&.B., que también corresponden a distintos tipos de prendas de vestir y calzado. Esto genera la existencia de una sustituibilidad entre los productos de ambas marcas, ya que un consumidor que requiere una prenda de vestir o calzado podría acudir tanto a la parte demandante como al tercero con interés directo en el resultado del proceso para que se la suministre. Sumado a lo anterior, es posible que el consumidor cuando adquiere el producto que identifica la marca cuestionada, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esta manera un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas. Asimismo, es posible asumir que el consumidor medio, al encontrar por un lado la marca J.&.B., y por el otro lado, la marca BRICK podría llegar razonablemente a la conclusión que los productos que ofrecen provienen de un origen empresarial común, generando así un riesgo de confusión indirecto entre las citadas marcas. Del anterior análisis, la S. considera que se presenta conexidad competitiva entre los productos amparados por la marca J.&.B. en la Clase 25 de la Clasificación de Niza, y los productos amparados por las marcas mixtas BRICK en la misma clase, en la medida en que los productos son sustituibles entre sí, y el consumidor puede acudir tanto a la parte demandante como al tercero con interés directo en el resultado del proceso para adquirir el mismo tipo o el mismo género de productos.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00003-00
Actor: INDUSTRIAS MORARBE S.A.S
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Temas: Comparación entre marcas mixtas con prevalencia del elemento nominativo. Expresiones de uso común. Riesgo de confusión indirecto y asociación.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda presentada por Industrias M.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 11462 de 13 de marzo de 2015 y 30483 de 11 de junio de 2015.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S. y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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ANTECEDENTES
La demanda
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Industrias M.S., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, que se adecuó, mediante auto de 15 de julio de 2019, a la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad del artículo tercero de la Resolución núm. 11462 de 13 de marzo de 2015, “Por la cual se decide la solicitud de registro marcario”6, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 30483 de 11 de junio de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en cuanto confirmó el artículo tercero.
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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el certificado de registro de la marca mixta J. & B. para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Linio Colombia S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Pretensiones
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La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones7:
“[…] S.a.H.C.P. se realicen las siguientes declaraciones:
9.1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 11462 del 3 de Marzo de 2015, por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo J. & B. (Mixto), para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Linio Colombia S.A.S. solicitud de registro de marca que fue tramitada bajo el expediente administrativo No. 14-144438.
9.2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 30483 del 11 de junio de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 11462 del 3 de Marzo de 2015, en el sentido de conceder el registro como marca del signo J. & B. (Mixto) para distinguir productos de la clase 25.
9.3. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las precitadas resoluciones, se reconozca en cabeza de mi representada la sociedad Industrias M.S. y a titulo de restablecimiento del derecho, la titularidad sobre las marcas B. (Mixtas) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenando a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) Que cancele el Certificado de Registro de la marca J. BICK (Mixta) para identificar los siguientes productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza : "CALZADO PARA HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS ES DECIR, ZAPATOS, BOTAS MOCASINES, CALZADO PARA CAMINAR, CALZADO PARA TROTAR, CALZADO ATLÉTICO, SANDALIAS y ZAPATILLAS; ROPA PARA HOMBRES Y MUJERES, ES DECIR, ABRIGOS, CHAQUETAS, TRAJES PANTALONES, SUÉTERES, CAMISAS, CAMISETAS, LIGAS, BUFANDAS; ROPA DEPORTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES, ES DECIR, CAMISAS EN ALGODÓN, PANTALONES EN ALGODÓN, CHAQUETAS EN ALGODÓN, Y VESTIDOS EN ALGODÓN; ROPA IMPERMEABLE PARA HOMBRES Y MUJERES, ES DECIR, ABRIGOS, CHAQUETAS SOMBREROS ROPA PARA ESQUIAR, ES DECIR, CHAQUETAS SUÉTERES, BLUSAS, PANTALONES Y GAFAS PARA ESQUIAR; ROPA PARA DORMIR Y DE BAÑO, ES DECIR, FALDAS, PANTALONETAS, BATAS, ROPA DE MUJERES, BLUSAS Y ROPA INTERIOR, CALCETINES, SOMBREROS, MEDIA' PANTALÓN; ROPA INTERIOR DE HOMBRE; ROPA PARA HOMBRES Y MUJERES ,EN CUERO Y ANTE, ES DECIR, ABRIGOS,
CHAQUETAS, FALDAS PANTALONES, CINTURONES.
9.4. Las demás que ese Despacho Contencioso Administrativo considere declarar a favor de mi representada. […]”.
Presupuestos fácticos
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La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, el 4 de julio de 2014, solicitó el registro como marca del signo mixto J. & B. para distinguir productos de las clases 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.2. La referida solicitud se publicó el 21 de julio de 2014 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 700, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas BRICK que identifican productos de la Clase 25...
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