SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2012-00306-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 24-09-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha | 24 Septiembre 2020 |
| Fecha de la decisión | 24 Septiembre 2020 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2012-00306-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / NOMBRE COMERCIAL – Derecho exclusivo / NOMBRE COMERCIAL – Protección / NOMBRE COMERCIAL – No se prueba el uso real y efectivo de RUTA DEL CAFÉ / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo RUTA DEL CAFÉ para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional por no ser idéntica ni asemejarse a un nombre comercial protegido
El nombre “RUTA DEL CAFÉ” forma parte de la estrategia implementada por la parte demandante, visibilizada a través de un proyecto turístico, que hizo parte de las propuestas seleccionadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo consistió en establecer “una ruta enmarcada en la cultura cafetera”. Es decir, la expresión “RUTA DEL CAFÉ” fue usada por la parte demandante para denominar un proyecto turístico, el cual a la fecha de solicitud de la marca “RUTA DEL CAFÉ” no era más que un plan o una idea, pero no fue posible determinar que el nombre “RUTA DEL CAFÉ” identificara una actividad real en el mercado, toda vez que los documentos en los que se observa una fecha anterior al 25 de junio de 2010 –fecha de la solicitud de la marca nominativa “RUTA DEL CAFÉ”, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso,– no otorgan la certeza de su uso en el mercado y a título de nombre comercial y, en consecuencia, a juicio de la S., la parte demandante no probó su uso real, efectivo y constante. Esta S. observa que, en sentencia reciente –proferida dentro del proceso del cual se trasladaron pruebas al presente proceso–, esta misma S. sostuvo lo siguiente frente a la misma discusión respecto del uso de “RUTA DEL CAFÉ” como nombre comercial: “[…] a juicio de la S., la CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA no probó su uso real y efectivo, habida cuenta que la demandante no allegó elementos de prueba que otorgaran la certeza de la utilización de la expresión “RUTA DEL CAFÉ” en el mercado y a título de nombre comercial, más allá de la socialización de un proyecto de turismo […]”. La S. considera que, al no probarse el uso constante, real y efectivo a título de nombre comercial de la expresión “RUTA DEL CAFÉ”, lo que es igual a no haberse probado la existencia del derecho exclusivo al nombre comercial antes de la fecha de solicitud de la marca nominativa “RUTA DEL CAFÉ”, es innecesario estudiar el presupuesto fáctico restante del primer presupuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486; es decir, la identidad o similitud del nombre con la marca solicitada y registrada. Igualmente, es innecesario estudiar el segundo presupuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, correspondiente al riesgo de confusión o asociación entre los dos signos. En consecuencia, se debe concluir la no vulneración del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486. En este orden de ideas, la S. concluye que el acto acusado no vulneró el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la marca registrada “RUTA DEL CAFÉ” no es idéntica o similar a un nombre comercial protegido.
NOMBRE COMERCIAL – Concepto / NOMBRE COMERCIAL – Protección / NOMBRE COMERCIAL – Prueba del uso real y efectivo
DERECHOS DE AUTOR – Protección / REGISTRO MARCARIO – De un signo que reproduce un título de una obra protegida por el derecho de autor / IRREGISTRABILIDAD DERECHO DE AUTOR COMO MARCA – Presupuestos
Tal y como esta Sección manifestó en sentencia de 25 de enero de 2019, de la Interpretación Prejudicial en comento se desprenden importantes características de la protección por derechos de autor de las obras y de sus títulos, entre otras: - Se protegen los títulos de obras literarias, artísticas y científicas cuando éstos a su vez sean originales; - No gozan de tutela por el derecho de autor los títulos carentes de originalidad; - Si el título de una obra no posee rasgos que revelen algún grado de creatividad, solo servirá para identificar la obra; - El derecho sobre el título de la obra se limita a impedir su uso en otra obra del mismo género, de manera que sea susceptible de crear confusión entre ambas. De otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida en el presente proceso, expresó que para que prospere la prohibición del registro de una marca que reproduce un título de una obra protegida por el derecho de autor, resulta indispensable comprobar: (i) que se trate de un título protegido por el derecho de autor, esto es, que tenga originalidad y (ii) que el uso de este título sea susceptible de crear confusión en el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con la marca solicitada a registro.
REGISTRO DEL TÍTULO DE UNA OBRA COMO MARCA - Prohibición / IRREGISTRABILIDAD DERECHO DE AUTOR COMO MARCA – Presupuestos: originalidad / TÍTULO DE OBRA – El denominado RUTA DEL CAFÉ no cumple la condición de originalidad para ser protegido por el derecho de autor / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo RUTA DEL CAFÉ identificar servicios de la Clase 41 de la clasificación internacional porque no reproduce un título protegido por el derecho de autor
[E]l derecho de autor protege las obras y sus títulos, siempre y cuando sean originales; de ahí que resulta necesario analizar si el título RUTA DEL CAFÉ, cuya protección invoca la parte demandante, reúne la condición de originalidad. La S. observa que esta Sección ya se ha pronunciado con anterioridad sobre si el título RUTA DEL CAFÉ cumple con el requisito de originalidad requerido para ser objeto de protección de derechos autor, por lo que considera necesario hacer alusión a los argumentos esgrimidos en las sentencias de 14 de diciembre de 2018 y 25 de enero de 2019. En las sentencias referenciadas, esta S. señaló que ni la norma comunitaria ni la legislación nacional aplicable definen el requisito de originalidad, por lo que es una cuestión de hecho que debe probar quien pretenda invocar la originalidad de una obra o de su título. […] En los procesos referenciados supra, la S. consideró que la parte demandante no logró acreditar que el título RUTA DEL CAFÉ fuera original y, por consiguiente, susceptible de protección. En el presente proceso, la S. tampoco encuentra prueba alguna que demuestre que el título RUTA DEL CAFÉ es original y, en consecuencia, tampoco es objeto de protección de derechos de autor. En el presente proceso la parte demandante allegó pruebas que demuestran la existencia de un proyecto, más no se allegó prueba alguna tendiente a demostrar la originalidad del título RUTA DEL CAFÉ. A juicio de la S., en el título RUTA DEL CAFÉ no se destaca una cualidad particular original que tenga una individualidad característica que le brinde derechos de autor y que, por consiguiente, pueda impedir el registro de una marca homónima. De conformidad con lo anterior, en el presente caso no se satisface el primer requisito para que opere la causal de irregistrabilidad del literal f) de la Decisión 486, en razón a que la expresión RUTA DEL CAFÉ no cumple con el requisito de originalidad para ser protegido por el derecho de autor y, en tal sentido, el acto administrativo acusado, por medio del cual se concedió la marca nominativa RUTA DEL CAFÉ para distinguir servicios en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, fue expedido en legal forma. Concluido lo anterior, la S. considera innecesario referirse a las demás exigencias para la prohibición del registro del título de una obra como marca, ante el incumplimiento del primer requisito.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00306-00
Actor: CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Temas: Nombre comercial protegido como causal de irregistrabilidad; uso del nombre comercial como presupuesto de existencia del derecho; derecho de autor de un tercero como causal de irregistrabilidad; derechos de autor sobre títulos de las obras
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La S.1 decide, en única instancia, la demanda presentada por la Cámara de Comercio de Armenia contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la resolución núm. 42687 de 16 de agosto de 2011.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S. y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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ANTECEDENTES
La demanda
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La Cámara de Comercio de Armenia, en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1384 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, que se adecuó6 a la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1727 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 42687 de 16 de agosto de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” 9, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el certificado de registro de la marca nominativa RUTA DEL CAFÉ que identifica servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante...
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