SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00185-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 13-07-2017
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 13 Julio 2017 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00185-00 |
MARCA ENGAÑOSA – Concepto / MARCA ENGAÑOSA – No lo es PROTEX VINILO porque los productos que pretende identificar están fabricados a partir de VINILO / VINILO – Usos / REGISTRO MARCARIO- Procede frente a la marca PROTEX VINILO por no ser engañosa y no estar dentro de la causal de irregistrabilidad invocada por la demandada
[L]a discusión gira en torno a determinar si la expresión VINILO de la marca cuestionada, sugiere una cualidad de los productos que pretende identificar, en el sentido de indicar que están fabricados a partir de dicho material. De lo expuesto en la demanda y en los antecedentes administrativos se advierte que los productos que pretende distinguir LADECOL con la marca mixta PROTEX VINILO contienen esa sustancia. […] Vistas así las cosas, la marca que se pretende registrar no sería engañosa, puesto que no está distorsionando la información que está transmitiendo al consumidor, en tanto que comunica que el material con el cual son fabricados los productos es el VINILO. […] Es claro que quien adquiere este tipo de productos es un consumidor especializado que sabe las propiedades que en uno u otro caso tendría el bien que está fabricado en todo o en parte con VINILO. […] Al respecto la Sala observa que la SIC efectuó dicho examen a partir de la oposición formulada por la sociedad PROTEX S.A. en relación con una de las causales de irregistrabilidad contenida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (marca engañosa), entendiendo que en ese momento a su parecer se encontraba acreditado un motivo para negar la solicitud de registro de la marca PROTEX VINILO (mixta). […] D. análisis efectuado es procedente concluir que la marca PROTEX VINILO (mixta) para identificar productos de la clase 17, no es engañosa y por lo tanto no se enmarca en la causal de irregistrabilidad invocada por la SIC en las resoluciones acusadas, lo cual lleva a que se estimen las pretensiones de la sociedad LADECOL S.A. y, en consecuencia, se ordene a la demandada el correspondiente registro
DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA – Concepto / DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA – Elementos: No distintividad inicial de la marca y que la distintividad sobrevenga por el uso real, constante y efectivo / DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA – Inaplicabilidad por ser desde el inicio la marca PROTEX VINILO distintiva
Esta figura se encuentra contenida en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, y se ha conocido jurisprudencialmente como distintividad adquirida o sobrevenida, según la cual puede ocurrir que un signo ab initio no sea distintivo pero por su uso constante, real y efectivo en el mercado se convierta en registrable al adquirir esa característica. […] En esa medida son dos los elementos a demostrar: el primero, que una marca no sea distintiva en un comienzo y el segundo, que tal aspecto sobrevenga por el uso constante, real y efectivo, uso este que debe ser acreditado en el proceso. Sobre el punto, es necesario anotar, que solo en la medida en que se demuestre el primer supuesto es preciso entrar a analizar el segundo elemento. Al respecto, la Sala encuentra que ninguno de los dos presupuestos acontecen en éste asunto, dado que la marca mixta VINILO PROTEX es distintiva y, en esa medida, no es necesario analizar el segundo elemento, lo cual hace improcedente la pretensión de nulidad con base en este cargo.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: R.A.S.V. (E1)
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00185-00
Actor: LADECOL S.A. (EN ADELANTE LADECOL)
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (EN ADELANTE SIC)
Referencia: Marca engañosa. Examen de registrabilidad. Distintividad adquirida
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad LADECOL S.A. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms.: 3305 del 27 de enero de 2010 por medio de la cual negó el registro de la marca mixta PROTEX VINILO para distinguir los productos comprendidos en la clase 17, la número 64067 del 23 de noviembre de 2010 a través de la cual se resolvió el recurso de apelación contra el anterior acto administrativo en el sentido de confirmarla.
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COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
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LA DEMANDA
La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
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Pretensiones.
“PRIMERO: Declarar la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RESOLUCIÓN 3305, de fecha 27 de ENERO de 2010, proferido por la Directora de Signos Distintivos, de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se negó el registro como marca mixta del signo PROTEX VINILO para distinguir productos comprendidos en la clase 17 Clasificación Internacional de Niza.-
SEGUNDO: Declarar la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RESOLUCIÓN 64067, de fecha 23 de Noviembre de 2010, proferido por el Superintendente D.egado para la propiedad Industrial, de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se Negó el registro de la marca mixta PROTEX VINILO, solicitado por la sociedad LADECOL S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 17ª de la clasificación internacional de Niza, por estar comprendido en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal i) del artículo 135 de la decisión 486 de la Comunidad Andina.-
TERCERO: Consecuencialmente a título de Restablecimiento del Derecho ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, lo siguiente;
3.1.- Se ordene a la demandada conceder a la actora el registro de la marca mixta del signo PROTEX VINILO para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la clasificación internacional de Niza.
3.2.- Ordenar a la entidad demandada publicar la Sentencia en la gaceta de Propiedad Industrial.”1.
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Fundamentos de hecho
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La sociedad LADECOL S.A. solicitó el registro de la marca PROTEX VINILO para distinguir servicios comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.
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Publicada la anterior solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PROTEX S.A. formuló oposición al registro.
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La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 3305 del 27 de enero de 2010 declaró fundada la citada oposición y negó a la sociedad actora el registro de la citada expresión.
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A través de su apoderado, la sociedad LADECOL S.A. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la citada resolución, y al resolver el primero la División de Signos Distintivos revocó su decisión inicial a través de la Resolución No. 19098 del 14 de abril de 2010, en consecuencia, declaró infundada la oposición de PROTEX S.A. y concedió el registro de la marca PROTEX VINILO (mixta) para identificar productos de la clase 17.
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Posteriormente, mediante Resolución No. 64067 del 23 de noviembre de 2010, el Superintendente D.egado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución No. 19098 de 2010, y en su lugar, dejar incólume el primer acto administrativo.
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Normas violadas y concepto de la violación
La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 2, 3 y 59 de la Constitución Política, 3 y 59 del Código Contencioso Administrativo, y 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos:
Explicó la vulneración del artículo 134 de la Decisión 486, aseverando que la marca PROTEX VINILO es una expresión que puede ser registrada para identificar productos de la clase 17, dado que tiene suficientes elementos distintivos y es susceptible de representación gráfica...
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