SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2002-00037-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-02-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 11 Febrero 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2002-00037-01 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 |
| Fecha de la decisión | 11 Febrero 2021 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ACTIVA y la marca ACTIVE SPORT / CANCELACIÓN POR NO USO – De la marca mixta ACTIVA / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / MARCA – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca ACTIVA (mixta) identificada con el registro marcario núm. 240335, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada por no uso. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 02 de mayo de 2008, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «ACTIVA» (mixta). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual el 2 de mayo de 2008. la SIC canceló por no uso la marca en mención […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los Países Miembros […]Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ACTIVA» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. N., entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 240335 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por Invicta Inc e I.S., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 240335 de la marca nominativa «ACTIVA» se canceló por no uso, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00037-01
Actor: INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA. INC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentaron las sociedades INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA INC. e INVICTA S.A. por medio de apoderado judicial, en contra la Resolución núm. 11244 del 30 de julio de 2001 por medio de la cual se revocó la Resolución No. 11244 del 30 de marzo de 2001 y se concedió el registro de la marca ACTIVA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM S.A.S. (en adelante IMPORTACIONES ARISTGOM).
1. ANTECEDENTES
1.1. Los hechos
- La parte actora adujo como principales hechos de la demanda, en síntesis, los siguientes
- Manifestó que el 6 de julio de 2000, la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca ACTIVA (mixta) para amparar productos incluidos en la clase 14 del nomenclátor internacional. A dicha solicitud de registro de marca le fue asignado el expediente No. 00-216469
- Afirmó que mediante la Resolución No. 11244 de 30 de marzo de 2001, la Jefe de Signos Distintivos de la SIC, negó el registro de la marca ACTIVA (mixta) a la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM para amparar productos de la clase 14 internacional, argumentando que la marca solicitada era confundiblemente similar con la marca ACTIVE SPORT registrada bajo el No. 144223
- Indicó que el 2 de mayo de 2001, la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM, a través de su apoderado judicial, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 11244 de 2001 alegando que la marca ACTIVE SPORT (registrada en la clase 14 internacional) había sido cancelada mediante Resolución No. 10101 de 2000.
- Finalmente dijo que mediante Resolución No. 24475 del 30 de julio de 2001, la SIC rechazó el recurso presentado por la apoderada de la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM, revocó de oficio la Resolución No. 11244 de 2001 y concedió el registro de la marca ACTIVA (mixta) para amparar productos comprendidos en la Clase 14 internacional a la sociedad IMPORTACIONES ARISTGOM.
1.2. La demanda
- En ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[1], el 14 de enero de 2001[2] ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada judicial de las sociedades INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. (en adelante...
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