SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00545-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-02-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Fecha de la decisión | 11 Febrero 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha | 11 Febrero 2021 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00545-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto FLUDARINA y la marca FLUDARA / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta FLUDARINA / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «FLUDARINA» (nominativa) identificada con el registro marcario núm. 379407, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «FLUDARINA» . En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca en mención aparece caducada por falta de renovación […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «FLUDARINA» (nominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto conduce a la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] N., entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 379407 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad B. Schering Pharma AG. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
NOTA DE RELATORÍA: Aclaración de Voto no presentada.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00545-00
Actor: S.B.S.P.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejo de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la Sociedad B. Schering Pharma AG. -en adelante B.-, en contra de las Resoluciones No. 3832 de 30 de enero, 15282 de 30 de marzo y 22638 de 30 de abril de 2009, por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca FLUDARINA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 5° de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Biotoscana Farma S.A.
I. ANTECEDENTES
I.2. Los hechos
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Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 23 de julio de 2008, la sociedad Biotoscana Farma S.A. solicitó el registro de la marca FLUDARINA (NOMINATIVA) para distinguir los siguientes servicios comprendidos en la clase quinta de la Clasificación Internacional de Niza.
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Luego de publicada la solicitud en la G. de la Propiedad Industrial1, la sociedad actora presentó oposición en contra del citado registro, con fundamento en su derecho anterior sobre la marca «FLUDARA» registrada dentro de la misma clase 5°.
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La jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 3832 de 30 de enero de 20092 declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro solicitado como FLUDARINA (mixta)
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Contra la anterior resolución, la sociedad demandante presentó3 recurso de reposición y en subsidio de apelación, siendo confirmada integralmente a través de Resolución No. 15282 de 30 de marzo de 2009, proferida por la misma dependencia. En la misma decisión, ordenó remitir el expediente al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial para resolver el recurso de apelación.
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Mediante Resolución No. 22638 de 30 de abril de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió modificar parcialmente la Resolución No. 3832 de 30 de enero de 2009 en el sentido de corregir la forma como se concedió la marca, esto es, FLUDARINA (nominativa), y no FLUDARINA (mixta). Asimismo, confirmó en sus demás partes la citada resolución No. 3832.
I.2. La demanda
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Mediante escrito radicado el 15 de octubre de 20094 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la sociedad B., en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda5 en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
[…] «2.1. Que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.
2.1.1. Resolución número 3832 del 30 de enero de 2009, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad BAYER y otorgar el registro de la marca FLUDARINA (NOMINATIVA), para distinguir productos de la clase quinta (5°) de la Clasificación internacional de Niza.
2.1.2. Resolución número 15282 del 30 de marzo de 2009, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad BAYER contra la Resolución No. 3832 de 2009, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria.
2.1.3. Resolución número 22638 del 30 de abril de 2009, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por BAYER contra la Resolución No. 3832 de 2009, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa.
2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del registro de la marca FLUDARINA (NOMINATIVA), para identificar productos de la clase quinta (5°) internacional en el registro de la Propiedad Industrial.
2.3. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la G. de la Propiedad...
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