SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00503-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-02-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00503-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha | 11 Febrero 2021 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 |
| Fecha de la decisión | 11 Febrero 2021 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ZUKHAFE y la marca LUKAFE / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta ZUKHAFE / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ZUKHAFE» identificada con el registro marcario núm. 368534, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 23 de abril de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «ZUKHAFE». En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca en mención caducó el 23 de abril de 2019 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ZUKHAFE», que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] N., entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 368534 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Casa Luker S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00503-00
Actor: CASA LUKER S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Casa Luker S.A., en contra de las Resoluciones 39512 del 20 de octubre de 2008, 046963 del 21 de noviembre de 2008 y 54135 del 22 de diciembre de 2008, por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca "ZUKHAFE" (mixta), para distinguir los servicios comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.
I. ANTECEDENTES
I.2. Los hechos
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Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 24 de septiembre de 2007, el señor Octavio López Galán solicitó el registro de la marca "ZUKHAFE " (Mixta) a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que distinguiera los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza -novena edición-.
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Una vez fue publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora presentó oposición contra ese registro, con fundamento en el riesgo de confundibilidad de la marca " LUKAFE” que se encuentra protegida por los siguientes registros:
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LUKAFE |
CL 30 |
136.020 |
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LUKAFE AROMA QUE SEDUCE TUS INSTINTOS |
CL 30 |
292.252 |
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LUKAFE AROMA QUE SE SIENTE |
CL 30 |
213.400 |
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LUKAFE EXPRESO |
CL30 |
307.882 |
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LUKAFE |
CL 29 |
198.994 |
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LUKAFE |
CL 31 |
198.984 |
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LUKAFE |
CL32 |
198.998 |
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Mediante Resolución 39512 de 20 de octubre de 2008, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro solicitado.
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La sociedad Casa Luker S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
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El director de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición a través de Resolución 046963 en el sentido de confirmar la Resolución No. 39512 de 21 de noviembre de 2008. Por su parte, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 54135 de 22 de diciembre de 2008, confirmó lo considerado en la Resolución 046963.
I.2. La demanda
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El 14 de septiembre de 20091, la sociedad Casa Luker S.A., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas:
[…] 1. Que se declare la Nulidad de la Resolución 39512 del 20 de octubre de 2008 emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Casa Luker S.A. con base en la marca LUKAFE y concedió el registro de la marca ZUKHAFE (mixta), para distinguir café en diferentes presentaciones y formas, productos comprendidos en la clase 30 Internacional.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la Resolución 046963 del 21 de Noviembre de 2008 proferida por la División de Signos Distintivos, por medio de la cual al estudiar el recurso de Reposición interpuesto por la sociedad Casa Luker S.A., confirmó la anterior Resolución.
3. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la Nulidad de la Resolución 54135 del 22 de Diciembre de 2008 emanada de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial por medio de la cual al estudiar el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad Casa Luker S.A., confirmó la decisión contenida en dicha Resolución 39512 y en consecuencia, concedió en definitiva el Registro de la marca ZUKHAFE (mixta) a favor del señor O.L.G., domiciliado en Bogotá, Colombia para distinguir Café en diferentes...
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