SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00070-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-02-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha de la decisión | 11 Febrero 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00070-00 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 |
| Fecha | 11 Febrero 2021 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto JET y la marca JET / CANCELACIÓN POR NO USO – De la marca mixta JET / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / MARCA – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «JET» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 379060, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 28 de abril de 2020, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «JET». En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la SIC canceló la marca en mención […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «JET» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada. […] En el sub examine, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto conduce a la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. N., entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 379060 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la Compañía Nacional de Chocolates S.A. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 379060 de la marca “JET” se canceló, como se analizó en los numerales supra: por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00070-00
Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la Compañía Nacional de Chocolates S.A., en contra de las Resoluciones 44332 de 31 de octubre de 2008, 54604 de 22 de diciembre de 2008 y 21606 de 30 de abril de 2009 por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta «JET» para distinguir productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.
I. ANTECEDENTES
I.1. Los hechos
- Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que la marca JET, de propiedad de Compañía Nacional de Chocolates S.A., fue declarada notoriamente conocida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución núm. 10849 de 4 de marzo de 2009.
- Consta también que el 8 de mayo de 2002, la sociedad N.V. Sumatra Tobacco Trading Company solicitó el registro de la marca mixta «JET» a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para distinguir «cigarrillos de clavo (de olor)», producto comprendido en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza -novena edición-.
- Una vez fue publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la accionante actora presentó oposición contra el registro solicitado.
- Mediante Resolución núm. 44332 de 31 de octubre de 2008, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro solicitado.
- En atención a lo anterior, la Compañía Nacional de Chocolates S.A., presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
- La jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 54604 de 22 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 44332 de 31 de octubre de 2008. Igual aconteció en la Resolución núm. 21606 de 30 de abril de 2009.
I.2. La Demanda
- Mediante escrito radicado el 10 de febrero de 2010[1] ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Compañía Nacional de Chocolates S.A., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas:
«[…] 1. Que, al ser la marca JET de Compañía Nacional de Chocolates S.A. una marca notoriamente conocida, que se encontraba registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución No. 44332 de 31 de octubre de 2008 demandada, no es posible registrar la marca mixta JET en Clase 34, conforme a la prohibición contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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