SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00134-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-02-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 11 Febrero 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00134-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 |
| Fecha de la decisión | 11 Febrero 2021 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo ACNEFEM y la marca ABEFEN / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca denominativa ACNEFEM / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ACNEFEM» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 341997, otorgada en favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 16 de junio de 2017, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «ACNEFEM» (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 16 de junio de 2017 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ACNEFEM» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] N., entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 341997 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Laboratorios Pisa S.A. de C.V., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o, la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00134-00
Actor: SOCIEDAD LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa, por medio de apoderado judicial, la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., interpuso en contra de la Resolución núm. 34397 de 14 de diciembre de 2006, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca Acnefem (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núms. 012141 de 30 de abril de 2007 y, 23135 de 30 de julio de 2007, por las que confirmó la 34397 en sede de reposición y apelación, respectivamente.
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Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 16 de marzo de 20061, a través de apoderado, la sociedad Laboratorios Andromaco S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca «ACNEFEM» para amparar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y más concretamente, productos farmacéuticos para uso humano.
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Consta también que la solicitud de registro de marca se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 563.
1.1. Los hechos
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El 8 de junio de 20062 la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., a través de apoderado presentó oposición al registro con fundamento en que el signo que se solicitaba registrar era confundible con la marca «ABEFEN» (nominativa) de la que era titular y que se encontraba registrada bajo el certificado 232064 vigente hasta el 18 de diciembre de 2010.
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Aseguró la opositora que el signo que se pretendía registrar presentaba similitudes ortográficas, fonéticas y visuales que las hacían confundibles para el consumidor medio; asimismo, que existía conexidad competitiva entre el signo a registrar y la marca de la que era titular porque los productos amparados pertenecían a la misma clase del nomenclátor internacional.
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El 18 de agosto de 20063 la sociedad Laboratorios Andromaco S.A., contestó la oposición en la que, apoyado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, sostuvo que la comparación entre los signos se debía hacer de manera integral y que en el presente caso el signo que se pretendía registrar tenía elementos diferentes en relación con la marca de la opositora, en especial en las tres primeras sílabas y, por lo tanto gozaba de distitividad al contar con elementos adicionales que evitaban la confusión.
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Descartó la conexidad competitiva de los productos amparados porque, dijo, mientras la marca registrada era un antibiótico, la controvertida se solicitó para amparar un producto con efectos hormonales.
1.2. Los actos administrativos demandados
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El 14 de diciembre de 2006 la SIC profirió la Resolución núm. 343974 en que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., y concedió el registro de la marca «ACNEFEM».
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Luego de hacer referencia a la normativa aplicable y los requisitos de irregistrabilidad, sostuvo la SIC que las marcas comparadas no poseían similitudes que ofrecieran riesgo de confusión ya que solo compartían las dos últimas letras y, que las iniciales ACNE y ABE eran perfectamente distinguibles por el consumidor medio.
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Descartó el estudio de la conexidad competitiva con fundamento en la inexistencia de similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales.
Inconforme con la decisión, el 2 de enero de 20075 la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión, en el que consideró que entre los signos comparados existían...
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