SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00406-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-02-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00406-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha | 11 Febrero 2021 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 |
| Fecha de la decisión | 11 Febrero 2021 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo ELECTROYÁ y la marca ELEKTRA / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca denominativa ELECTROYÁ / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ELECTROYÁ» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 356203, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 29 de agosto de 2018, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «ELECTROYÁ» (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 29 de agosto de 2018 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ELECTROYÁ» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta la expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] N., entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 356203 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00406-00
Actor: ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa[1], por medio de apoderado judicial, la sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V., interpuso en contra de la Resolución núm. 6242 de 28 de febrero de 2008, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca «ELECTROYÁ» (denominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núm. 14106 de 30 de abril de 2008 y, núm. 15275 de 20 de mayo de 2008, por las que confirmó la 6242 en sede de reposición y apelación, respectivamente.
1. ANTECEDENTES
1.1. Los hechos
- Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 14 de diciembre de 2006, a través de apoderado, la sociedad Crear País S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca «ELECTROYÁ» para amparar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza
- Manifestó que luego de publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 574 de 30 de marzo de 2007, la sociedad ELEKTRA TRADING & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. presentó escrito de oposición basado en su registro marcario «ELEKTRA» (mixto), registrado en Perú y el cual identifica servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor Internacional
- Indicó que mediante la Resolución núm. 6242 de 28 de febrero de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca «ELECTROYÁ» (nominativa), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación
- Señaló que mediante la Resolución núm. 14106 de 30 de abril de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.
- Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución núm. 15275 de 20 de mayo de 2008 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se decidió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada y concediendo...
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