SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00028-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 06-11-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00028-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha de la decisión | 06 Noviembre 2020 |
| Normativa aplicada | CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 168 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 260 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 165 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 173 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 176 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 251 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 8 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 NUMERAL 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 |
| Fecha | 06 Noviembre 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca VIASAT para identificar productos de la Clase 9 al no demostrarse el uso real y efectivo en el mercado andino dentro del periodo relevante / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
La Sala considera, al analizar cada uno de los documentos allegados como prueba […] visibles a folios 95 a 297 del anexo que contiene la copia del expediente administrativo, que resultan impertinentes en cuanto que no demuestran la oferta efectiva y comercialización de productos identificados con la marca VIASAT. En efecto, los documentos visibles a folios 95 a 231, 233 a 235, 237, 240, 241, 247 a 277 y 292 a 297 del cuaderno titulado “expediente administrativo” no demuestran la comercialización o venta de algún producto identificado con la marca nominativa VIASAT; en la medida en que en los documentos mencionados se incluyen referencias diversas de productos que no corresponden a la citada marca nominativa. En este sentido, la Sala resalta que en el expediente no obran pruebas adicionales como imágenes, fotografías, certificaciones, publicaciones, material publicitario, catálogos, etc. que permitan asociar las referencias en los documentos con la marca nominativa VIASAT. […] [D]e las pruebas documentales aportadas al expediente, las únicas que resultan pertinentes, conducentes y útiles para demostrar el uso de la marca nominativa VIASAT, dentro del periodo relevante, son tres órdenes de compra visibles a folios 278 a 288 del cuaderno del expediente administrativo, con fecha 30 de mayo de 2008, en las cuales consta la venta del producto denominado “VIASAT GENERIC SURFBEAM MODEM, KU,US”, en tanto que el producto denominado “módem” es uno de los que se identifican por la marca nominativa VIASAT. Las pruebas documentales aportadas consignan un total de 169 unidades en venta y no incluyen el valor por unidad ni total. Las tres órdenes de compra fueron expedidas para un solo cliente, esto es, BT LATAM COLOMBIA S.A. Según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no de manera efectiva son: i) la cantidad del producto puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos, y ii) la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. […] En tal sentido, la oferta de unos pocos productos en una sola fecha a un solo cliente durante el periodo de uso a que refiere la norma, si bien es uso de la marca, definitivamente no constituye “uso real y efectivo”, ya que no demostró que la marca fuera colocada en el mercado a disposición del público consumidor, en los términos en que la normativa andina que regula la materia. Igualmente, una vez analizadas las pruebas allegadas por la parte demandante, la Sala considera que el uso demostrado es un uso mínimo que no cumple con los criterios establecidos en la normativa andina, motivo por el cual los cargos no están llamados a prosperar. […] La Sala consideró que en el presente asunto no se vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 por cuanto la parte demandante no demostró el uso real y efectivo en el mercado andino de la marca sub lite para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del periodo relevante comprendido entre el 28 de julio de 2005 y el 28 de julio de 2008 por lo que la cancelación total del registro mencionado resulta ajustada a derecho.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS / DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO – Requisitos para tenerlos como prueba / DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO – Su no valoración se dio en cumplimiento de un mandato legal y por no contar con los requisitos establecidos
[S]e observa que mediante la Resolución núm. 37551 de 26 de julio de 2010, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”, la parte demandada reconoció la necesidad de valorar la totalidad del acervo probatorio aportado en el trámite administrativo, por lo que procedió a valorar todas las pruebas documentales allegadas en copia, entre las que figuran la “[…] Traducción oficial de la declaración del señor […] en calidad de Asesor Legal Asociado de la sociedad Viasar Inc.[…]”. Al respecto, la Sala considera que no es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante referente a la vulneración de los artículos 254 del Código de Procedimiento Civil y 83 de la Constitución política, ya que la totalidad de las copias aportadas en el trámite administrativo fueron valoradas por la parte demandada. […] [L]a decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, por lo que tampoco es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante respecto de la vulneración del artículo 100 ibídem.
CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Marco normativo / RÉGIMEN PROBATORIO – Marco normativo / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Supuestos
NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado Sección Primera, de 14 de abril de 2016, Radicación 76001-23-31-000-2012-00633-01, C.G.V.A.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 168 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 260 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 165 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 173 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 176 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 251 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 8 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 NUMERAL 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00028-00
Actor: VIASAT INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario, uso real y efectivo de la marca.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por V. Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 41989 de 26 de agosto de 2009, 54648 de 28 de octubre de 2009 y 37551 de 26 de julio de 2010.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
- ANTECEDENTES
La demanda
- V.I., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[4], para que se declare la nulidad de las resoluciones núms.: i) 41989 de 26 de agosto de 2009, “[…] “Por la cual se decide la cancelación por no uso de un registro de marca” […]”[5] y ii) 54648 de 28 de octubre de 2009, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”[6]: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos; y iii) 37551 de 26 de julio de 2010, “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”[7], expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
- A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada mantener vigente el registro marcario núm. 286.312, que corresponde a la marca nominativa VIASAT, para identificar los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, para los que fue concedida inicialmente
Pretensiones
- La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[8]
“[…] 2.1. S. al honorable Consejo de Estado que,...
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