SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00380-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 29-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha | 29 Octubre 2020 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00380-00 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
| Fecha de la decisión | 29 Octubre 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo DISCOLVER y la marca nominativa ISCOVER previamente registrada / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad del examen de registrabilidad / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son ISCO y VER en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo ISCO y VER no se excluyen del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo nominativo DISCOLVER para amparar los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con la marca ISCOVER previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a S. observa que si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común, “ISCO” y “VER”, que forman parte de los signos cotejados, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, también lo es que en relación con la marca previamente registrada, “ISCOVER”, al excluir dichas partículas de uso común se reduce de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual, en este caso, el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto. […] Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión y secuencia consonántica, pues “DISCOLVER” está compuesta por nueve (9) letras y las consonantes (D-S-C-L-V-R), mientras que “ISCOVER” se conforma por siete (7) letras y las consonantes (S-C-V-R). Además, la S. advierte que si bien es cierto que dichas denominaciones comparten la partícula de uso común “VER”, la cual, como se dijo antes, puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas, no lo es menos que este vocablo en cada uno de los signos en disputa se encuentra combinado con expresiones diferentes. En efecto, en la marca previamente registrada el vocablo “VER” se encuentra acompañado de la raíz “ISCO”, mientras que en la marca cuestionada está combinado con el prefijo “DIS”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo a su inicio, “DIS” y al contar con la letra “L” intermedia, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable; además, dichas expresiones le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de la marca previamente registrada, “ISCOVER”. En otras palabras, la expresión “DIS” y la letra “L” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la S. señala que su pronunciación es diferente, debido a que las expresiones “DIS” y la letra “L” del signo cuestionado, “DISCOLVER”, le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada signo es clara. Además, la inclusión de la letra “L” genera que la marca solicitada cuente con un fonema consonántico lateral alveolar. […] De lo anterior se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos diferentes le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. […] En cuanto a la similitud ideológica, la S. estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la S. no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “DISCOLVER”, es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada. Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, esto es, la prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00380-00
Actor: SANOFI-AVENTIS
Demandado: LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA, “DISCOLVER”, Y LA MARCA OPOSITORA, “ISCOVER”, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES DISTINTAS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SANOFI-AVENTIS, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 35887 de 30 de octubre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos[3] de la Superintendencia de Industria y Comercio[4]; y 15069 de 19 de mayo de 2008, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1: Que el 18 de noviembre de 2005 la sociedad LABORATORIO HOMEOPÁTICO ALEMÁN LTDA., solicitó el registro como marca del signo nominativo "DISCOLVER", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª[5] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[6].
2: Que una vez publicada la solicitud presentó oposición contra el registro requerido, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “ISCOVER”, registrada a su favor en la misma Clase.
3: Agregó que mediante Resolución núm. 09204 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo nominativo "DISCOLVER", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad LABORATORIO HOMEOPÁTICO ALEMÁN LTDA.
4: Señaló que contra la citada resolución el tercero con interés directo en las resultas del proceso interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero, fue resuelto mediante la Resolución núm. 35887 de 2007, que revocó la decisión inicial y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo nominativo “DISCOLVER”, para distinguir productos de la citada Clase 5ª, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC.
5: Que contra la mencionada...
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