SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00475-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 16-12-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 16 Diciembre 2020 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00475-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 |
| Fecha de la decisión | 16 Diciembre 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Respecto del signo mixto SUPER BRASA / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD – Concepto / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son SUPER y BRASA en la clase 43 / MARCA DÉBIL – Lo es SUPER BRASA / SIGNO GÉNERICO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / MARCAS EVOCATIVAS – Registrabilidad / MARCAS DESCRIPTIVAS - Características; objeto de la prohibición de irregistrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto SUPER BRASA en la clase 43 al poseer la suficiente distintividad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, no se contesta con el signo cuestionado, pues si bien es cierto que dicha marca sugiere una forma de cocción de los alimentos, también lo es que no describe, de manera exclusiva y directa, características y propiedades del servicio, como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, entre otros, en tanto emplea la palabra “SUPER”, pero no señala a que otro adjetivo se refiere ese valor superlativo. Ello, por cuanto según la página de internet www.rae.es, “SUPER”, “[…] se usa con mucha frecuencia para añadir valor superlativo a los adjetivos o adverbios a los que se une […]”. Además, conforme se puso de presente anteriormente, los términos “SUPER” y “BRASA”, son de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca “SUPER BRASA” (mixta) es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro. Dichos vocablos pueden ser utilizados por cualquier persona en sus signos distintivos con el objeto de promocionar sus servicios en el mercado, de manera que no genere riesgo de confusión. Lo anterior pone de manifiesto que no se le está otorgando un monopolio sobre dichas palabras, como lo adujo la actora, pues por ser vocablos usualmente utilizados, no pueden ser apropiados de manera exclusiva por alguna persona en el mercado. La debilidad del signo “SUPER BRASA” puede ser constatada, teniendo en cuenta que el mismo resulta ser evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que tal como está estructurado y como acertadamente lo indicó la entidad demandada, se refiere indirectamente a las características o cualidades de los servicios de la referida Clase. […] En este orden de ideas, la marca mixta cuestionada, “SUPER BRASA”, puede tenerse como suficientemente distintiva. Igualmente, puede admitirse que se trata de un conjunto evocativo, esto es, que transmite una idea a la mente del consumidor indirectamente sobre las cualidades o características del servicio que se pretende proteger. Además, no puede perderse de vista que la referida marca contiene una gráfica que refuerza el hecho de no ser exclusivamente descriptiva. Por lo tanto, el signo objeto de controversia, “SUPER BRASA”, si bien es una marca débil por estar conformada por partículas de uso común, lo cierto es que resulta registrable, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los servicios que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otros signos en el mercado, por lo que al ser distintiva la referida marca, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00475-00
Actor: GRUPO CBC S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA
TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “SUPER BRASA”, SÍ PUEDE SER REGISTRABLE, PUES TIENE SUFICIENTE FUERZA DISTINTIVA Y SE TRATA DE UN CONJUNTO EVOCATIVO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda interpuesta por la sociedad GRUPO CBC S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 50092 de 28 de noviembre de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro", 02400 de 27 de enero de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 13833 de 27 de marzo de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 1o de marzo de 2007, el señor JOSÉ GONZALO FORERO TORRES presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “SUPER BRASA”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 433 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.4
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que el signo era eminentemente descriptivo respecto de los servicios que pretendía identificar.
3°: Manifestó que mediante Resolución núm. 50092 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta “SUPER BRASA”, en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor JOSÉ GONZALO FORERO TORRES.
4º: Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 02400 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo, mediante Resolución núm. 13833 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134 y 135, literal e), de la Decisión 486, por indebida aplicación, puesto que el signo mixto “SUPER BRASA”, está compuesto por dos términos descriptivos; y que la expresión conformada por ellos es informativa, razón por la que carece de distintividad.
Indicó que conceder el registro de la marca mixta “SUPER BRASA”, en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, le generaría un derecho exclusivo a una persona para utilizar una expresión descriptiva, afectando con ello a empresarios del sector alimenticio para indicar la forma de preparar sus alimentos a la brasa, por cuanto los términos que hacen parte de dicha expresión tienen directa relación con los servicios que se pretende amparar.
Sostuvo que no comparte el argumento planteado por la SIC en los actos administrativos acusados, según el cual “[…] el signo solicitado en registro como marca mixta SUPER BRASA + gráfica, no es exclusivamente un signo descriptivo ni genérico de los servicios que busca distinguir, aun cuando esté compuesto por diversos elementos que de forma individual sean genéricos o descriptivos, su distintividad está dada por la combinación particular y disposición de tales elementos, resultantes en un signo que en su conjunto, esto es considerado en forma integral todos sus elementos gráficos y denominativos constitutivos, es apto para identificar en el mercado los servicios a los que se pretende aplicar […]”, toda vez que iría en contravía de la jurisprudencia marcaria establecida por el Consejo de Estado.
Para apoyar dicha afirmación, trajo a colación la sentencia de 8 de octubre de 20045, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la cual se consideró que no era registrable la marca “TACOS Y BAR BQ” para distinguir establecimientos de comercio abiertos al público dedicados a la elaboración y venta de comidas y bebidas que pertenecen a la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que la palabra “TACOS” designa o señala una especie de comida típica mexicana y porque la expresión “BAR BQ” es conocida en el medio como una forma de preparación de comida.
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que al conceder el registro del signo mixto “SUPER BRASA” al señor JOSÉ GONZALO FORERO TORRES, se le otorgó un monopolio sobre un término que requieren los empresarios del sector alimenticio para distinguir sus productos o servicios.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico, para lo cual señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Manifestó que del simple análisis de la marca mixta cuestionada, “SUPER BRASA”, es posible determinar que se trata de una expresión evocativa en relación con los servicios de restauración en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue en el mercado, sin que pueda definirse que se trate de un signo descriptivo y/o genérico de las características de tales servicios.
Adujo que el signo solicitado se encuentra conformado por la expresión “SUPER BRASA” en un estilo especial de letras, la cual se...
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