SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00333-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 15-07-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00333-00 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha de la decisión | 15 Julio 2021 |
| Fecha | 15 Julio 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre la marca nominativa K.S.M. y los signos mixtos KENZO / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca K.S.M. / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[S]e se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca “K.S.M.” (nominativa), por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [L]a S. evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000 […] [L]a existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca cuestionada, “K.S.M.” (nominativa), a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducada, lo que impide a la S. hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dicho signo en relación con el nombre y enseña comercial previamente depositados “KENZO”, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […] [E]n el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que las causales de nulidad invocadas dejaron de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca “KENKO MASK SLEEP” (nominativa), por lo cual la S. declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00333-00
Actor: KENZO JEANS S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
TESIS: LA MARCA “K.S.M.” (NOMINATIVA), OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y CON BASE EN LA CUAL LA ACTORA PROMOVIÓ LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SUS SIGNOS “KENZO”, SE ENCUENTRA CADUCADA. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad KENZO JEANS S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 55467 de 24 de diciembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 21 de octubre de 2003, la sociedad NIKKEN INTERNACIONAL INC. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “K.S.M.”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25[3] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[4].
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra el registro solicitado, por cuanto, a su juicio, era confundible con el nombre y enseña comercial “KENZO” previamente depositados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de los cuales es titular.
3º: Que mediante Resolución núm. 18561 de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos[5] de la SIC declaró infundada su oposición, no obstante también denegó el registro de la marca “K.S.M.”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos mediante Resolución núm. 27173 de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, que revocó la decisión primigenia en el sentido de declarar fundada su oposición. El segundo, a través de la Resolución núm. 55467 del año 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en consecuencia, declaró infundada su oposición y concedió el registro del signo nominativo “K.S.M.”, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad NIKKEN INTERNACIONAL INC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó el artículo 136, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación.
Sostuvo que la SIC al conceder el registro solicitado por la sociedad NIKKEN INTER NACIONAL INC. tenía pleno conocimiento de la existencia del nombre y enseña comercial “KENZO”, comoquiera que fue este factor el argumento central de oposición al interior del procedimiento administrativo.
Mencionó que entre los signos “KENZO” y la expresión “KENKO”, este último como elemento predominante de la marca cuestionada, “K.S.M.”, se presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, toda...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba