SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00534-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 15-07-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 |
| Fecha de la decisión | 15 Julio 2021 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 15 Julio 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00534-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre la marca mixta INGELUB y el nombre comercial INGELUB LTDA / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca INGELUB / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[S]e se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “INGELUB”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [L]a S. resalta que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000 […] [L]a existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca mixta “INGELUB”, a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducada, lo que impide a la S. hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dicho signo en relación con el nombre comercial previamente depositado “INGELUB LTDA”, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […] [E]n el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca mixta “INGELUB”, por lo cual la S. declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00534-00
Actor: INGELUB LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
TESIS: LA MARCA “INGELUB” (MIXTA), OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y CON BASE EN LA CUAL LA ACTORA PROMOVIÓ LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU NOMBRE COMERCIAL “INGELUB LTDA”, SE ENCUENTRA CADUCADA. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad INGELUB LTDA[1], mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[2], de la Comisión de la Comunidad Andina[3], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 40248 de 24 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve una solicitud de registro"; 54980 de 23 de diciembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[4]; y 1270 de 22 de enero de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 22 de mayo de 2007, el señor D.R.G. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “INGELUB”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35[5] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[6].
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra el registro solicitado, por cuanto, a su juicio, era confundible con el nombre comercial nominativo, “INGELUB LTDA”, previamente depositado, del cual es titular.
3º: Que mediante Resolución núm. 40248 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos[7] de la SIC declaró infundada su oposición y, en su lugar, concedió el registro de la marca “INGELUB”, en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor D.R.G..
4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante Resolución núm. 54980 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 1270 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto el registro del signo “INGELUB” genera confusión en el mercado, teniendo en cuenta que es idéntico en número de letras, vocales, consonantes, orden de escritura y pronunciación respecto del nombre comercial de su propiedad, “INGELUB LTDA”, el cual ha utilizado desde 1990.
Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 172, inciso 2, ibidem, por falta de aplicación, comoquiera que al encontrarse probada la inobservancia del literal b) del artículo 136 ibidem, dicha entidad debía declarar, a solicitud de parte, la nulidad del registro como marca del signo “INGELUB”.
Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 191, ibidem, por falta de aplicación, ya que al concederse el registro de la marca “INGELUB” a un tercero, se transgredió el derecho de exclusividad que ostenta sobre el nombre comercial “INGELUB LTDA”.
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