SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00277-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 29-07-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00277-00 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 29 Julio 2021 |
| Fecha de la decisión | 29 Julio 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ATM MOTOR XTREME y las marcas KTM previamente registradas en la clase 12 / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca ATM MOTOR XTREME / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[S]e encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “ATM MOTOR XTREME”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [L]a S. evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000 […] [L]a existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] [E]n el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que las causales de nulidad invocadas dejaron de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca mixta “ATM MOTOR XTREME”, por lo cual la S. declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00277-00
Actor: KTM SPORTMOTORCYCLE A.G
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
TESIS: LA MARCA “ATM MOTOR XTREME” (MIXTA) OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO, CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SUS MARCAS NOMINATIVAS “KTM”, SE ENCUENTRA CADUCADA. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad KTM SPORTMOTORCYCLE A.G, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 28518 de 6 de septiembre de 2007, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3].
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 27 de febrero de 2007, la sociedad CELULAR FIN S.A.[4] presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “ATM MOTOR XTREME”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 12[5] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[6].
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
3º: Que mediante Resolución núm. 28518 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos[7] de la SIC concedió el registro de la marca “ATM MOTOR XTREME”, en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CEFINSA S.A.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto el registro del signo mixto “ATM MOTOR XTREME”, para distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, es improcedente, por cuanto es ortográficamente, gramaticalmente y fonéticamente similar con las marcas nominativas “KTM”, de su propiedad, registradas en la misma Clase.
Sostuvo que el signo “ATM MOTOR XTREME” no es apto para distinguir productos en la referida Clase, toda vez que no cumple con la distintividad intrínseca ni extrínseca ni con los requisitos de registrabilidad establecidos en la normatividad comunitaria, particularmente la fuerza distintiva, dada sus semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas con las marcas registradas “KTM”.
Indicó que al efectuarse el cotejo marcario entre signos mixtos y nominativos, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que el elemento que predomina es comúnmente el nominativo, por lo que, en el caso sub examine al efectuarse la comparación entre las expresiones “ATM” y “KTM”, se evidencia que no podrían coexistir en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que representan los mismos productos, lo cual generaría riesgo de confusión y conexidad competitiva, ante la evidente semejanza existente entre ellas.
Que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó los artículos 136 y 150, ibidem, por indebida aplicación, habida cuenta que desde el punto de vista ortográfico, fonético, gráfico, visual y auditivo, las expresiones antes enunciadas presentan similitudes; y que al efectuar la comparación de manera conjunta, escindiendo los elementos que las conforman, esto es, las palabras “XTREME” y “MOTOR”, presentes en el signo objeto del conflicto, se evidencia que la semejanza es absoluta.
Adujo que las...
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