SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00562-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 24-06-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 24 Junio 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00562-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL I / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 200 |
| Fecha de la decisión | 24 Junio 2021 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GASOLINA y el nombre y enseña comercial mixta GAS previamente depositados / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto GASOLINA para distinguir productos de la clase 25 Internacional al ser diferente del nombre y enseña comercial mixta GAS
[R]especto a la similitud ortográfica los signos en conflicto tienen una estructura ortográfica y una extensión diferentes, puesto que la marca solicitada, “GASOLINA”, se conforma por una palabra de ocho letras, mientras que el nombre y enseña comercial “GAS” están formados por una palabra de tres letras y una sílaba. Por ello, la marca solicitada, al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “OLINA”, genera un signo completamente distintivo, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “GAS”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una partícula diferente, “OLINA”. Así las cosas, la Sala considera que la actora no puede fundamentar el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados en el hecho de que comparten una partícula de uso común, como lo es en este caso la expresión “GAS”. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente al tener al final la partícula “OLINA”, la cual le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a los signos, lo que los hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que los signos enfrentados son diferentes, pues la expresión cuestionada “GASOLINA”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española significa “[…] 1. F. Mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles e inflamables, más ligeros que el gasóleo, obtenidos de la destilación del crudo de petróleo y su posterior tratamiento químico, que se usa como combustible en algunos tipos de motores […]”. Por su parte, el nombre y enseña comercial “GAS” ha sido definido como “[…] 1. m. Fluido que tiende a expandirse y que se caracteriza por su baja densidad, como el aire […]”. […] Adicionalmente, cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos y actividades relacionados con la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, además de otras actividades relacionadas con clases diferentes (18, 23, 24 y 42), también lo que es que al ser lo suficientemente diferentes no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o su origen empresarial. Por tal razón, la Sala estima que la marca cuestionada, “GASOLINA”, no puede engañar, ni inducir en error al público consumidor, sobre la procedencia de los productos que identifica, conforme lo adujo la actora.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL I / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 200
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00562-00
Actor: GAS EVOLUTION JEANS LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: LA MARCA SOLICITADA “GASOLINA”, SI BIEN POSEE LA PARTÍCULA DE USO COMÚN “GAS”, AL ESTAR COMBINADA CON OTRA EXPRESIÓN (“OLINA”) GENERA UN SIGNO COMPLETAMENTE DISTINTIVO Y DIFERENTE A LOS PREVIAMENTE REGISTRADOS, QUE IMPRIME UNA EFICACIA PARTICULARIZADORA Y CONDUCE A IDENTIFICAR SU ORIGEN EMPRESARIAL, LO QUE DESCARTA CUALQUIER RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA, mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 14733 de 30 de marzo de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro"; 09100 de 18 de febrero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 37805 de 27 de julio de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 11 de noviembre de 2004, la señora MARIELA MORENO RUBIO solicitó el registro como marca del signo nominativo "GASOLINA", para amparar productos comprendidos en la Clase 254 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5.
2°: Que una vez publicada la solicitud, al igual que la sociedad GROTTO S.P.A. presentaron oposición contra el registro solicitado con fundamento, en su caso, con el alto riesgo de confundibilidad con su enseña y nombre comercial mixto “GAS”, registrados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
3º: Que mediante la Resolución núm. 14733 de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro del signo nominativo "GASOLINA", en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, se resolvió de manera confirmativa a través de la Resolución núm. 09100 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 37805 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 134 de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto para que un signo pueda ser considerado como marca debe ser susceptible de representación gráfica y gozar de distintividad, presupuestos que no reúne la expresión “GASOLINA”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Afirmó que el signo objeto de controversia tiene la capacidad intrínseca para ser constitutiva de derechos pero no así la extrínseca, debido a que en el mercado ya existe la expresión “GAS”, lo que conlleva una real confusión entre los consumidores.
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 135, literales a) e i), ibidem, por indebida aplicación, por cuanto la concesión del signo solicitado “GASOLINA”, para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, genera un engaño a los consumidores y comerciantes en relación con su procedencia.
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal b) ibidem, por indebida aplicación, por cuanto para que proceda el registro de una marca, la solicitud debe cumplir con estos cuatro presupuestos: a) inexistencia de un nombre comercial a favor de un tercero debidamente protegido; b) que la administración no conozca su existencia; c) que el signo solicitado para registro no sea idéntico o similar a este; e d) inexistencia de circunstancias que puedan inducir al consumidor a error entre el nombre y el signo que serán registrados.
Respecto al primer presupuesto, sostuvo que la expresión “GAS” ya se encuentra protegida de conformidad con lo establecido en la Ley, razón por la que los actos acusados están viciados de nulidad al conceder el registro del signo “GASOLINA”, que es prácticamente idéntico.
Advirtió que el nombre y la enseña comercial son considerados como un bien inmaterial y son objeto de derechos reconocidos que se “adquieren por el primer uso sin necesidad de registro”; y que en el caso en comento, el nombre y enseña comercial “GAS” ha sido utilizado desde el mismo momento de su constitución, haciendo oponible su derecho frente a terceros a través del tiempo, convirtiéndose en una marca reconocida a nivel nacional de la cual tiene un derecho de uso exclusivo y, por lo tanto, ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, una enseña o marca similar a la suya.
Respecto al segundo presupuesto, resaltó que la SIC tenía conocimiento del nombre y enseña comercial “GAS”, porque fue esa entidad la que expidió la Resolución núm. 10023 de 31 de mayo de 1999, por medio de la cual se concedió el registro de esta para identificar productos en las clases 18, 23, 24 y 25, y los servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
En relación con el tercer presupuesto, afirmó que entre las expresiones cotejadas existe similitud visual provocada por “semejanzas ortográficas”; la primera, se encuentra compuesta por tres sílabas reproducidas en el mismo orden que la...
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