SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00414-00A de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 30-09-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 170 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00414-00A |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 30 Septiembre 2021 |
| Fecha de la decisión | 30 Septiembre 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / POSIBILIDAD DE APORTAR PRUEBAS AL MOMENTO DE INTERPONER LOS RECURSOS / CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL – Requisitos para otorgarle valor probatorio / CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO - Procedencia respecto de la marca mixta SPLENDID para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[D]el análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, y contrario a lo afirmado por la actora, la Sala concluye que las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento administrativo, dan cuenta del uso dado al signo cuestionado y ponen de manifiesto que los productos identificados con la marca mixta “SPLENDID”, se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el período relevante, con excepción de ““[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”. Por lo anterior, era procedente la cancelación parcial por no uso de dichos productos, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante. Sobre el particular, debe traerse a colación la sentencia de 4 de junio de 2015, que ahora se prohíja, en la que la Sala, en un asunto de iguales supuestos de hecho y de derecho, concluyó que se había demostrado el uso parcial de la mara “SPLENDID” por parte de COLOMBINA S.A. para distinguir algunos productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […] Y, posteriormente, en la citada sentencia de 31 de julio de 2018, esta Sección también concluyó que las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo demostraban el uso parcial de la marca aquí cuestionada, “SPLENDID”, […] De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al negar la cancelación total de la marca “SPLENDID” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 192.208, bajo la titularidad de COLOMBINA S.A., para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 170
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00414-00A
Actor: MCNEIL-PPC, INC hoy HEARTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tema: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA MARCA “SPLENDID” CUESTIONADA, IDENTIFICADA CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 192.208, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD COLOMBINA S.A. DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR “HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA”, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MCNEIL-PPC, INC.1, mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 28226 de 31 de agosto de 2007, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca"; 02693 de 31 de enero de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 10982 de 9 de marzo de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente el certificado de registro núm. 192.208 de la marca mixta “SPLENDID”, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 2 de octubre de 2006, presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca mixta “SPLENDID”, que distingue productos comprendidos en la Clase 303 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4, cuyo titular es la sociedad COLOMBINA S.A.5
2°: Que una vez la SIC corrió el traslado de ley, dicha sociedad dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que el signo “SPLENDID” (mixto) había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso, esto es, durante el período comprendido entre el 2 de octubre de 2003 y el 2 de octubre de 2006.
3º: Que mediante la Resolución núm. 28226 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC, por un lado, denegó la cancelación total por no uso del registro de la mara “SPLENDID”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por el otro, canceló parcialmente dicho registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias, hielo. […]”.
4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 02693 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 10982 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa entidad.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir los actos acusados violó el artículo 165 de la Decisión 486 del 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, debido a que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no probó de manera idónea el uso de la marca cuestionada “SPLENDID”, dentro del término comprendido entre el 2 de octubre de 2003 y el 2 de octubre de 2006, fecha esta última en que se radicó la solicitud de cancelación por no uso del citado signo.
Que la SIC al expedir los actos acusados violó el artículo 167 ibidem, toda vez que las facturas presentadas por la sociedad COLOMBINA S.A., no constituyen prueba de venta o disposición de los bienes o servicios a título oneroso, pues solo indican que, en efecto, la mencionada empresa tuvo la intención de realizar la venta de los productos que allí se señalan.
Expuso que las facturas que se aportaron como pruebas de la comercialización de galletas y chupetas con o sin chicle bajo la marca “SPLENDID” no pueden ser valoradas en conjunto con la certificación del señor revisor fiscal de la sociedad COLOMBINA S.A. pues, a su juicio, dichas facturas carecen de valor probatorio por no cumplir con los requisitos legales establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano, en la materia pertinente.
Agregó que, en relación con la mencionada certificación expedida por el revisor fiscal de la sociedad COLOMBINA S.A., pese a que éste es un profesional de contabilidad que da fe pública de las aseveraciones que él mismo hace, no es suficiente para probar por sí solo el uso de la marca, puesto que las afirmaciones contenidas son tomadas de forma unilateral.
Indicó que tampoco es de recibo aceptar como prueba los empaques presentados por el tercero interesado, teniendo en cuenta que no contienen fecha de expedición o vida útil del producto ni número de lote, pues tal información debía aparecer en las etiquetas para comercializar el producto, o bien porque el producto nunca fue comercializado, o si fue comercializado se hizo de manera ilegal, por lo que no puede servir de prueba para demostrar el uso del signo en controversia.
Que la SIC, al expedir los actos acusados, violó el artículo 170 ibidem, debido que, a su juicio, el término para presentar la respuesta a la acción de cancelación y adjuntar las pruebas para desvirtuar el no uso de la marca, venció el día 28 de febrero de 2007.
Concluyó que, siendo ello así, en virtud dicha norma, la SIC no podía pronunciarse sobre pruebas aportadas al expediente extemporáneamente, pues de hacerlo estaría reviviendo términos ya precluidos.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Agregó que, dentro del expediente administrativo, a diferencia de lo afirmado por la actora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso probó el uso de la...
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