SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00072-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 14-10-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 14 Octubre 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00072-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 171 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 |
| Fecha de la decisión | 14 Octubre 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / RENUNCIA TOTAL A LOS DERECHOS DE REGISTRO SOBRE UNA MARCA – Efectos. Pérdida de vigencia / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / VERIFICACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA CAUSAL DE NULIDAD ALEGADA EN LA DEMANDA – Es una condición para que proceda una decisión de fondo / DEBER DEL JUEZ – De atender lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 sin que medie interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Deja de ser aplicable, en sede judicial, si se ha renunciado totalmente al registro marcario / REGISTRO MARCARIO - Pérdida de vigencia / FIN AL PROCESO - Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[C]onsultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, se advierte que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad LEONISA S.A., titular de la marca “T.Q.M. BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 402821, -otorgada mediante los actos administrativos acusados, cuya nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su signo “PIJAMAS TQM” (nominativo), previamente registrado-, renunció totalmente a los derechos sobre la referida marca, la cual fue aceptada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 12863 de 25 de marzo de 2015, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de dicha entidad. […] Para la Sala, la consecuencia del inciso 1° del artículo 171 trascrito, es que la renuncia a los derechos por parte del titular de la marca lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “T.Q.M BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, por cuanto su propietario renunció totalmente a ella. […] De lo expuesto, la Sala evidencia que la que renuncia total al registro que solicitó el titular de la marca y que decretó la autoridad nacional cuando ya había sido presentada la demanda, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, […] [E]s importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues el actor pretende la nulidad de las resoluciones núms. 31094 y 42739 de 2010, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “T.Q.M BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, a favor de la sociedad LEONISA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado, ha sido anulada o su titular ha renunciado totalmente a sus derechos. […] Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber renunciado totalmente a los derechos que el titular ostentaba respecto de la marca mixta “T.Q.M BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe resaltar que en el caso bajo examen, como ya se indicó, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia, debido a que cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos del demandante desaparezca y, por ende, el motivo de la controversia judicial.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 171 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00072-00
Actor: CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
Tema: LA SOCIEDAD LEONISA S.A., TERCERO CON INTERÉS DIRECTO Y TITULAR DE LA MARCA MIXTA CUESTIONADA, “T.Q.M BY LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, -OTORGADA MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU SIGNO “PIJAMAS TQM” (NOMINATIVO), PREVIAMENTE REGISTRADO-, RENUNCIÓ TOTALMENTE A SUS DERECHOS SOBRE LA MISMA. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 31094 de 18 de junio de 2010, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3], y 42739 de 18 de agosto de 2010, "Por la cual se decide una revocatoria directa"[4], expedida por la Directora de Signos Distintivos de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 7 de diciembre de 2009, la sociedad LEONISA S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “T.Q.M BY LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25[5] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[6].
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición.
3º: Que mediante Resolución núm. 31094 de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos[7] de la SIC, concedió el registro de la marca “T.Q.M BY LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad LEONISA S.A.
4º: Que contra la citada resolución la citada sociedad presentó una solicitud de revocatoria directa, por cuanto el nombre de la marca concedida había sido transcrito de manera errónea.
5º: Que a través de la Resolución núm. 42739 de 18 de agosto de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC revocó parcialmente el artículo primero, en el sentido de corregir la denominación de la marca cuestionada, así: “T.Q.M BY L LEONISA SOÑAMOS CON TUS SUEÑOS”.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134, 135, literal b), y 150, de la Decisión 486, por indebida aplicación. Adujo que la SIC no realizó un examen íntegro, previo a conceder el registro del signo objeto de conflicto, toda vez que pasó por alto que éste carecía de suficiente distintividad debido a que ya se encontraba en el mercado una marca similar, anteriormente registrada con mejor derecho, esto es, la expresión mixta “PIJAMAS TQM” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de la...
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