SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00217-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 14-10-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 171 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 |
| Fecha | 14 Octubre 2021 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00217-00 |
| Fecha de la decisión | 14 Octubre 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / RENUNCIA TOTAL A LOS DERECHOS DE REGISTRO SOBRE UNA MARCA – Efectos. Pérdida de vigencia / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / VERIFICACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA CAUSAL DE NULIDAD ALEGADA EN LA DEMANDA – Es una condición para que proceda una decisión de fondo / DEBER DEL JUEZ – De atender lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 sin que medie interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Deja de ser aplicable, en sede judicial, si se ha renunciado totalmente al registro marcario / REGISTRO MARCARIO - Pérdida de vigencia / FIN AL PROCESO - Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[C]onsultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, se advierte que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad ALCON, INC. titular de la marca nominativa “ALCON ZEXIO”, identificada con el certificado de registro núm. 387143, -otorgada mediante los actos administrativos acusados, cuya nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su signo nominativo “DEXIO”, previamente registrado-, renunció totalmente a los derechos sobre la referida marca; y que la misma fue aceptada por la SIC mediante la Resolución núm. 0011130 de 29 de febrero de 2012, lo cual es corroborado por la entidad demandada al contestar la demanda. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 13 de marzo de 2012, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. […] Para la Sala, la consecuencia del inciso 1° del artículo 171 trascrito, es que la renuncia a los derechos por parte del titular de la marca lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca nominativa “ALCON ZEXIO”, por cuanto su propietaria renunció totalmente a ella. […] De lo expuesto, la Sala evidencia que la que renuncia total al registro que solicitó el titular de la marca y que decretó la autoridad nacional cuando ya había sido presentada la demanda, habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000, […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales al momento de resolver la demanda la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, impide al juez que conozca de la acción pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Ahora, es importante destacar que dicha disposición resulta aplicable a las acciones de nulidad relativa promovidas contra los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, pues la actora pretende la nulidad de las resoluciones núms. 20537, 31651 y 42337 de 2009, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “ALCON ZEXIO”, a favor de la sociedad ALCON, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso. En ese orden de ideas, las causales de nulidad invocadas en la acción de nulidad relativa dejan de ser aplicables cuando la marca del tercero, de la cual busca su protección, ha sido cancelada por no uso, ha caducado, ha sido anulada o su titular ha renunciado totalmente a sus derechos. […] En otras palabras, la existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería cuando el titular de la marca ha renunciado totalmente a sus derechos, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento de los actos administrativos que otorgaron la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, el titular del registro de la marca nominativa “ALCON ZEXIO” renunció totalmente a sus derechos, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dicho signo en relación con la marca nominativa previamente registrada “DEXIO”, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 171 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00217-00
Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
Tema: LA SOCIEDAD ALCON, INC, TERCERO CON INTERÉS DIRECTO Y TITULAR DE LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA, “ALCON ZEXIO”, -OTORGADA MEDIANTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SU SIGNO “DEXIO” (NOMINATIVO), PREVIAMENTE REGISTRADO-, RENUNCIÓ TOTALMENTE A SUS DERECHOS SOBRE LA MISMA. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 20537 de 29 de abril de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 31651 de 26 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 42337 de 27 de agosto de 2009, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 9 de septiembre de 2008, la sociedad ALCON, INC. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “ALCON ZEXIO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5.
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca nominativa “DEXIO”, previamente registrada a su favor, en la misma Clase.
3º: Que mediante Resolución núm. 20537 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC, declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “ALCON ZEXIO”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ALCON, INC.
4º: Que contra la citada resolución, interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 31651 de 2009, expedida por la Jefe de Signos Distintivos de la SIC; y, el segundo, a través de la Resolución núm. 42337 de ese año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), y 155, literal d), de la Decisión 486, por indebida aplicación.
Adujo que no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a otros previamente registrados para identificar iguales productos y que su uso pueda causar un riesgo de asociación o confusión indirecta en el público consumidor.
Añadió que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido la manera en que debe realizarse el análisis de confundibilidad en materia marcaria; que en dicho estudio debe examinarse cada factor que surja entre las marcas cotejadas, tal y como su identidad y/o similitud y la clase de productos y servicios que amparan, dado que si los signos son idénticos y, además, distinguen iguales artículos, se presentaría un riesgo de confusión que llevaría a denegar el registro solicitado.
Señaló que el producto identificado con la marca “DEXIO” es un medicamento referenciado para infecciones alérgicas como la rinitis, mientras que el signo “ALCON ZEXIO” es empleado para indicaciones oftalmológicas, por lo que un error de ingesta o aplicación por parte del paciente al adquirirlos, puede ocasionar daños irreversibles en su vida e integridad física, situación que no fue valorada en el estudio de confundibilidad realizado por la SIC.
Indicó que existe un alto grado de confundibilidad entre las dos expresiones cotejadas, tanto en los campos gráficos...
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