SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00054-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 19-04-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Fecha de la decisión | 19 Abril 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00054-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRENO FEMME y la marca mixta ESTRENO MODA FRESK / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN - De la marca STRENO FEMME / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN - Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Respecto de acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO - Pérdida de vigencia / EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL - Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO - Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «STRENO FEMME» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 325323, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 3 de mayo de 2017, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «STRENO FEMME» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] Como se observa y contrario a lo afirmado por la parte actora, la norma comunitaria [inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000] es clara en señalar que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver de fondo la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. […] N., entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad al momento de proferir el fallo, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que, se reitera, para su aplicación solo se requiere que al momento de proferir la decisión de fondo, el signo que dio origen a la pretendida nulidad haya desaparecido de la vida jurídica, con fundamento en las causales que estableció el legislador andino y sin que se requiera de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] Se observa que dicha disposición resulta aplicable entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la parte actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «STRENO FEMME» (mixta).
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00054-00
Actor: G.A.G.B.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa presentó, por medio de apoderado judicial, el señor G.A.G.B., en contra de la Resolución núm. 28956 de 30 de octubre de 2006, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, concedió el registro de la marca Streno Femme (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la señora M.F.R..
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
- Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial del señor G.A.G.B. presentó demanda[1] en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas
«[…] 1. S. declarar la nulidad de la Resolución 28956 de fecha 30 de octubre de 2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución No. 10643 del 27 de abril de 2006, y otorgó el registro de la marca STRENO FEMME (Mixta) para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional.
2. Como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene la cancelación del registro de la marca STRENO FEMME (mixta), certificado de registro No. 325323, vigente hasta el 27 de abril de 2016, a favor de M.F. (sic) Rojas, para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional. […]».
1.2. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
1.2.1. Fundamentos de derecho
- Manifestó que el 8 de septiembre de 2005, la señora M.F.R. solicitó el registro de la marca (mixta) STRENO FEMME, para amparar servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza
- Sostuvo que una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 557 de 31 de octubre de 2005, no se presentaron oposiciones
- Señaló que mediante la Resolución núm. 10643 de 27 de abril de 2006, el J. de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió no conceder el registro solicitado, considerando que era confundible con la marca ESTRENO MODA FRESK (mixta), concedida en favor del señor G.A.G.B. con certificado de registro 296049, vigente hasta el 21 de abril de 2015.
- Refirió que, dentro del término legal, la señora M.F.R. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la Resolución núm. 10643 de 27 de abril de 2006, por medio de la que le negó el registro, decisión confirmada mediante Resolución núm. 019889 del 27 de junio de 2006.
- Afirmó que mediante Resolución núm. 28956 del 30 de octubre de...
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