SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00336-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 19-04-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00336-00 |
| Fecha de la decisión | 19 Abril 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Respecto del signo nominativo PIK-NIK / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / REQUISITO DE DISTINTIVIDAD – Concepto / SIGNO GÉNERICO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / GENERICIDAD – Determinación / SIGNO GÉNERICO – No lo es PIK-NIK / SIGNO DESCRIPTIVO – No lo es PIK-NIK / MARCA EVOCATIVA – Concepto / MARCA EVOCATIVA – Lo es PIK-NIK / MARCA DÉBIL / MARCAS EVOCATIVAS – Registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo PIK-NIK en la clase 29 al poseer la suficiente distintividad y cumplir con la función de indicar el origen empresarial / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
En el caso sub examine, los productos que distingue la marca “PIK-NIK” son de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, carnes; frutas y verduras; mermeladas y compotas; y huevos, productos lácteos, aceites y grasas comestibles, entonces la respuesta obvia no hace referencia alguna a tales elementos, pues no existe en dicha Clase algún producto cuya denominación genérica sea “PIK-NIK”. Dicha marca tampoco es descriptiva, pues para juzgar si un signo es descriptivo o no, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca. En ese orden de ideas, la Sala considera que la expresión en mención puede ser catalogada como evocativa, porque despierta o suscita, en la mente del consumidor, la idea de un “PICNIC”, esto es, de una excursión que se hace para comer o merendar sentados en el campo. Además, al estar las partículas, “PIK” y “NIK” unidas por medio de un guion “-”, en la marca cuestionada, y esta no poseer un significado conocido en el español, la idea de un “PICNIC”, no sería precisa o unívoca en algún sentido, sino que es el resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, es decir, el consumidor debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el producto que distingue. […] [L]a marca nominativa “PIK-NIK”, resulta suficientemente distintiva, pues se trata de una marca evocativa, debido a que despierta o suscita, en la mente del consumidor, la idea de un “PICNIC”. No obstante, cabe precisar que, conforme lo señaló el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, por ser evocativa la marca cuestionada “PIK-NIK” y por suscitar la idea en el consumidor de la palabra “PICNIC”, la cual es usualmente utilizada en el mercado para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma debe considerarse como marcariamente débil, toda vez que existe una proximidad con el producto que pretende distinguir y, por lo tanto, la actora tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al aquí analizado. […] Aclarado la anterior, la Sala considera que palabra “PIK-NIK” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado. Y al ser distintivo el referido signo, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL F
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00336-00
Actor: COLOMBINA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad absoluta
TESIS: EL SIGNO NOMINATIVO “PIK-NIK” ES REGISTRABLE COMO MARCA EN LA CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, AL SER DISTINTIVO. NO ES GENÉRICO NI DESCRIPTIVO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLOMBINA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 39096 de 29 de julio de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario"; 49811 de 20 de septiembre de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 18525 de 31 de marzo de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 14 de diciembre de 2009 la sociedad TRANSAMERICA TRADING CORPORATION, INC. solicitó el registro como marca del signo nominativo "PIK-NIK", para amparar productos comprendidos en la Clase 29[4] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5].
2°: Que una vez publicada la solicitud formuló oposición contra el registro solicitado, debido a que el signo carecía de distintividad por su condición genérica y descriptiva, por lo que no era apto para identificar productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
3º: Que mediante Resolución núm. 39096 de 2010, la Directora de Signos Distintivos[6] de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo nominativo "PIK-NIK", en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad TRANSAMERICA TRADING CORPORATION, INC.
4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 49811 de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 18525 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134 y 135, literales b), e) y f), de la Decisión 486, por indebida de aplicación, teniendo en cuenta que para que un signo sea considerado como marca debe cumplir con las siguientes condiciones: i) perceptibilidad; ii) susceptibilidad de representación gráfica; y iii) distintividad; requisitos estos que no cumple la expresión objeto de controversia, por cuanto, a su juicio, carece de distintividad y contiene elementos tanto genéricos como descriptivos que no le aportan capacidad para distinguir los productos que ampara.
Indicó que la principal función de un signo es generar en el público consumidor un efecto identificador sobre un producto determinado, por lo que se requiere que este contenga suficientes...
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