SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2014-00101-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 19-04-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Fecha de la decisión | 19 Abril 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2014-00101-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo NIXFLAM y la marca nominativa NIFLAMIN / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca NIFLAMIN / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca previamente registrada, “NIFLAMIN” (nominativa), concedida a favor de la actora, se encuentra caducada, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad del registro del signo cuestionado “NIXFLAM” (nominativo), el cual estima confundible, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. En efecto, al encontrarse caducada la marca concedida a la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. es evidente que ya no es titular del derecho subjetivo por cuya protección se acudió ante esta jurisdicción y, por ende, la demanda, que se fundamentaba en la existencia del mismo, carece actualmente de sustento. […] Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca “NIFLAMIN” (nominativa), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00101-00
Actor: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Medio de control de nulidad relativa
TESIS: LA MARCA “NIFLAMIN” (NOMINATIVA), FUNDAMENTO DEL PRESENTE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD, REGISTRADA A FAVOR DE LA ACTORA, SE ENCUENTRA CADUCADA. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486, TODA VEZ QUE ESTA SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO “NIXFLAM”. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000[1], de la Comisión de la Comunidad Andina[2], tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 57133 de 27 de septiembre de 2012, "Por la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[3]; y 00054586 de 16 de septiembre de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 28 de octubre de 2011 la sociedad GLOBAL MARKETING FARMACEUTICA S.A. solicitó el registro como marca del signo nominativo "NIXFLAM", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª[4] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[5].
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición en contra del registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confusión con su marca previamente registrada “NIFLAMIN” (NOMINATIVA), que también distingue productos de la citada Clase 5ª.
3º: Que mediante Resolución núm. 57133 de 27 de septiembre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro del signo nominativo "NIXFLAM", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad GLOBAL MARKETING FARMACEUTICA S.A.
4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 00054586 de 16 de septiembre de 2013.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, toda vez que la marca solicitada “NIXFLAM” no es distintiva, en tanto que constituye una reproducción parcial de su marca previamente registrada “NIFLAMIN”, habida cuenta de que son similares tanto ortográfica como fonéticamente; y que, además, pretende amparar los mismos productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, vulneró el artículo 136, literal a), ibidem, debido a que concedió el registro de una marca similar para identificar productos idénticos a los amparados por el signo “NIFLAMIN”, lo que a su juicio, pone en riesgo la salud de los consumidores, toda vez que la coexistencia de dos marcas tan similares generaría riesgo de confusión entre el público consumidor, lo cual es inaceptable, particularmente, cuando se trata de productos que tienen la capacidad de afectar la salud humana.
Señaló que dentro del estudio realizado por la entidad demandada se hizo un análisis parcial de los signos, lo que llevó al examinador a la errónea conclusión de que no existía similitud entre las marcas en controversia.
Adujo que el signo solicitado “NIXFLAN” reproduce prácticamente la totalidad de su marca previamente registrada, “NIFLAMIN”, por lo que cuando el consumidor se encuentre con productos de uno y otro signo creerá equivocadamente que las palabras son sinónimas o de alguna u otra forma las relacione.
Explicó que la comparación de las marcas fue realizada sin tener en cuenta un sinnúmero de semejanzas; que el análisis del examinador reflejado en las resoluciones acusadas simplemente se limitó a estudiar la coincidencia de la...
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