SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2012-00365-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 19-04-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2012-00365-00 |
| Fecha de la decisión | 19 Abril 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto VELOX y las marcas figurativas y mixta MARLBORO / CANCELACIÓN POR NO USO – De la marca mixta VELOX / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Respecto de acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / MARCA – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación, por no uso, de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y que deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca cuestionada, “VELOX” (mixta), concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra cancelada totalmente, por no uso, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad del registro de dicho signo en relación con las marcas previamente registradas, “MARLBORO” y FIGURATIVA, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse este medio de control ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. En este orden de ideas, cuando la Oficina Nacional cancela el registro marcario por cualquiera de las causales legales, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. […] Así pues, en el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber sido cancelado totalmente, por no uso, el registro de la marca “VELOX” (mixta), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin al proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00365-00
Actor: P.M.P.S.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Medio de control de nulidad relativa
TESIS: LA MARCA “VELOX” (MIXTA), OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y CON BASE EN LA CUAL LA ACTORA PROMOVIÓ LA DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SUS SIGNOS FIGURATIVOS Y “MARLBORO” (MIXTO), PREVIAMENTE REGISTRADOS, FUE CANCELADA TOTALMENTE EL 7 DE ABRIL DE 2020 POR LA SIC, RAZÓN POR LA CUAL RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486, QUE IMPIDE AL JUEZ QUE CONOZCA DE UN MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD MARCARIA PROFERIR UNA DECISIÓN ANULATORIA DE UN REGISTRO MARCARIO, CUANDO QUIERA QUE AL MOMENTO EN QUE RESUELVA LA DEMANDA, HAYA DEJADO DE SER APLICABLE LA CAUSAL DE NULIDAD QUE SE HAYA INVOCADO COMO SUSTENTO DE ÉSTA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA ISNTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 57708 de 25 de octubre de 2010, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario"; 73054 de 27 de diciembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 36412 de 15 de junio de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 24 de noviembre de 2009 la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto "VELOX", para amparar productos comprendidos en la Clase 344 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5.
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición en contra del registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confusión y aprovechamiento injusto respecto de sus marcas notorias “MARLBORO” (mixta) y FIGURATIVA, previamente registradas en la citada Clase 34.
3º: Que mediante Resolución núm. 57708 de 25 de octubre de 2010, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "VELOX", en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A.
4º: Que contra la citada resolución interpuso recursos de reposición y apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 73054 de 27 de diciembre de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 36412 de 15 de junio de 2012 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó, por indebida aplicación, el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, toda vez que dicha entidad omitió analizar los elementos gráficos que conforman el signo cuestionado “VELOX” (mixto), los cuales resultan semejantes con el diseño de techo de sus marcas previamente registradas, lo que puede llegar a constituirse como un aprovechamiento injusto.
Mencionó que la expresión “MARLBORO” y su elemento gráfico conocido como el diseño de techo, tienen un altísimo nivel de notoriedad, derivado del extraordinario reconocimiento entre los consumidores; y que de permitirse la existencia del signo objeto de controversia, podría llegar a beneficiarse injustamente de la reputación comercial de las marcas ya registradas.
Manifestó que el signo cuestionado “VELOX” (mixto) consiste en una figura geométrica de diseño de techo invertido, ubicado de manera prominente en el conjunto marcario, el cual se encuentra situado, al igual que en las marcas previamente registradas, en la parte superior de la etiqueta y se compone de un escudo de armas con dos soportes consistentes en animales erguidos de cada lado y una corona con un pendón.
Que, por lo anterior, la única intención del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es el aprovechar el reconocimiento y posicionamiento de sus productos en el mercado, para así generar una grave asociación entre los bienes que adquieren los consumidores y capitalizar el prestigio adquirido, poniendo en riesgo la dilución de la fuerza distintiva y los valores comerciales y publicitarios de que gozan sus marcas notorias, previamente registradas.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Adujo que el signo solicitado “VELOX” no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido, toda vez que la marca “MARLBORO” no era una marca notoriamente conocida para el 25 de octubre de 2010, fecha en la cual se concedió el registro del signo cuestionado para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
Indicó que el uso de polígonos en la citada Clase 34 es usual, siendo protegibles desde el punto de vista de las particularidades propias de cada uno, razón por la cual salta a la vista que las expresiones en conflicto no configuran riesgo de confusión, en la medida en que las dos marcas carecen de significado en el idioma castellano, siendo imposible a cada una de ellas establecer un concepto o idea; y que como el elemento preponderante en la marca cuestionada es el nominativo, no...
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