SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2012-00115-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 19-04-2021
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2012-00115-00 |
| Fecha de la decisión | 19 Abril 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO y la marca MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ previamente registrada / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN - De la marca MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN - Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Respecto de acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO - Pérdida de vigencia / EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL - Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO - Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 431078, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 23 de febrero de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […]Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. […] N., entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 431078 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Correcaminos de Colombia S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibídem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 431078 de la marca mixta “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” caducó, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00115-00
Actor: SOCIEDAD CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Tema: Propiedad Industrial - Registro Marcario – Examen de Registrabilidad - Confundibilidad Marcaria – Comparación de Marcas Mixtas – Marcas Evocativas - Signos débiles – Signos de Fantasía - Marcas en conflicto Maratón de Bogotá El Dorado y Media Maratón de Bogotá
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda que por medio de apoderado judicial y, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, interpuso la Sociedad Correcaminos de Colombia S.A., en contra de la Resolución núm. 29990 de 22 de agosto de 2008, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca Maratón de Bogotá El Dorado (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; así como la Resolución núm. 37799 de 30 de septiembre de 2008 que modificó la núm. 29990 y, la Resolución núm. 040532 de 28 de julio de 2011, por la que confirmó la núm. 29990 con las modificaciones de la núm. 37799.
1. ANTECEDENTES
1.1. Los Hechos
- La documentación allegada al expediente, da cuenta que el 19 de mayo de 2007[1], la Asociación de Atletismo Máster Club Olimpus solicitó a la SIC el registro de la marca «Maratón de Bogotá El Dorado» (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza
- Dicha solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 581
- Una vez publicada la solicitud, la Sociedad Correcaminos de Colombia S.A., formuló demanda de oposición[2], por considerar que la marca presentada para registro era confundible con la marca «Media Maratón de Bogotá» que esa empresa había registrado con anterioridad
- Aseguró la sociedad opositora que el signo que se pretendía registrar presentaba similitudes ortográficas, fonéticas y visuales y generaba riesgo de asociación entre el público consumidor con la marca previamente registrada..
- Mediante la Resolución núm. 29990 de 22 de agosto de 2008[3], la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca «Maratón de Bogotá El Dorado» (mixta).
- El opositor presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación, en los que reiteró que las marcas eran confundibles con los mismos argumentos de la oposición inicial y solicitó revocar el acto administrativo recurrido.
- Mediante Resolución núm. 37799 de 30 de septiembre de 2008[4], en sede de reposición, se confirmó la concesión del registro y mediante la núm. 040532 de 28 de julio de 2011[5], se resolvió el recurso de apelación, acto administrativo en el que se mantuvo la decisión inicial.
1.2. La demanda
- Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la Sociedad Correcaminos de...
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