SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00258-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 29-04-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00258-00 |
| Fecha de la decisión | 29 Abril 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo SUPERTONE y la marca mixta SUPERTONE previamente registrada / COTEJO MARCARIO – Reglas / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo SUPERTONE para distinguir productos comprendidos en la clase 9 por existir similitud y conexión competitiva con la marca mixta SUPERTONE previamente registrada en la misma clase / PRINCIPIO PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE - Aplicación
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de los signos confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “SUPERTONE” y “SUPERTONE” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que las marcas en disputa son signos de fantasía, puesto que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto. De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica y fonética entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. […] Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el caso sub lite, la expresión cuestionada “SUPERTONE” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores […]”. La marca previamente registrada, “SUPERTONE”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 9ª: “[…] aparatos para el registro, transmisión reproducción del sonido o imágenes […]”. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues, al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen una misma finalidad, en cuanto tienen como objeto transmitir sonidos o imágenes; pertenecen al mismo género, esto es, aparatos para la reproducción de sonidos o imágenes; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad de las marcas. Así las cosas, al existir identidad entre las marcas confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 137
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00258-00
Actor: MARTHA LUCÍA DÍAZ CEBALLOS
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO SOLICITADO “SUPERTONE” Y LA MARCA NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA, “SUPERTONE”, EXISTE IDENTIDAD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNO DE ELLOS AMPARA EN LA CLASE 9ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la señora MARTHA LUCÍA DÍAZ CEBALLOS, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 32700 de 30 de junio de 2009, "Por la cual se niega una solicitud de registro de marca"; 38856 de 30 de julio de ese año, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 69821 de 31 de diciembre de dicha anualidad, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca “SUPERTONE” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 5 de febrero de 2008 solicitó el registro como marca del signo mixto "SUPERTONE", para amparar productos comprendidos en la Clase 9ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3.
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el señor EDWIN CASTRO ARDILA presentó oposición contra dicho registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con el signo nominativo “SUPERTONE”, solicitado previamente por él y tramitado bajo el expediente administrativo núm. 07- 135061, para identificar productos de la misma Clase.
3º: Que mediante Resolución núm. 32700 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 declaró fundada la oposición presentada por el señor EDWIN CASTRO ARDILA y, en consecuencia, denegó el registro del signo “SUPERTONE”, en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto consideró que: i) reproducía una parte fundamental de la expresión opositora; ii) los elementos adicionales agregados no eran suficientemente distintivos y; iii) los signos confrontados identificaban productos que se encuentran en la misma Clase, lo que generaba un riesgo de confusión en el mercado.
4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 38856 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 69821 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 134 de la Decisión 486, por indebida aplicación, dado que se desconoció la fuerza distintiva que ostenta el signo solicitado, “SUPERTONE”, para distinguir productos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Que la entidad demandada al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literal a), ibidem, por indebida aplicación, toda vez que desconoció la fuerza distintiva de una expresión posicionada en el mercado por más de 20 años; y que si bien es cierto que dicha normativa se refiere a marcas previamente registradas o en el proceso de registro, también lo es que su espíritu es evitar la confusión entre comerciantes y consumidores.
Adujo que el signo cuestionado “SUPERTONE” es una expresión de fantasía, que no fue conocida antes de que su creador lanzara los artículos al mercado, de manera que no es posible afirmar que la marca opositora haya sido solicitada, previamente, por una simple coincidencia o porque sea evocativo de los productos que distingue.
Mencionó que el señor JAIME DÍAZ fue quien ideó el signo “SUPERTONE”, por lo que el mismo ya estaba en uso desde hace varios años, lo que generó en el sector pertinente de equipos de sonido y parlantes que el público consumidor lo asociara a un origen empresarial determinado; y que, posteriormente, sus hijos solicitaron ante la SIC para que procediera su registro como marca en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Indicó que aunque la marca previamente registrada, “SUPERTONE”, fue solicitada primero en el tiempo por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la misma no ha sido usada, por lo que debe primar el derecho del segundo solicitante, habida cuenta que es el que ha acreditado el uso de dicho signo y ha tenido relación con los consumidores a través de éste.
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 137 ibidem, por indebida aplicación, debido a que existen indicios suficientes para inferir que el registro del signo nominativo “SUPERTONE”, solicitado previamente por el señor EDWIN CASTRO ARDILA, consolida un acto de competencia desleal que debe ser declarada por parte de la SIC.
Agregó que el señor CASTRO ARDILA aprovechándose de la omisión en la que incurrió el padre de la actora, solicitó el registro...
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