SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00184-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 05-08-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 05 Agosto 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00184-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CHOCOTONIK para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta CHOCOTTONE previamente registrada en la misma clase / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es CHOCO en la clase 30 pero no se excluye del análisis / SIGNO DE FANTASÍA / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo CHOCOTONIK por no existir similitud con la marca mixta CHOCOTTONE previamente registrada
En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que los signos no resultan similares en cuanto a la composición, esto es, al número de sílabas, en donde se observa que, si bien el signo solicitado se compone de cuatro sílabas y el signo registrado igualmente de cuatro sílabas, este último viene acompañado de una letra adicional “T” que permite en este sentido su diferenciación. Que, si bien las dos contienen cuatro vocales y seis consonantes, éstas no están en el mismo orden, y a pesar de que comparten las consonantes “T” y “N”, no comparten la letra “K” del signo solicitado que permite darle una diferenciación más clara, elemento que confiere a la marca CHOCOTONIK una lectura y pronunciación acentuada que difiere a la de la marca registrada; a lo anterior se agrega la presencia de una vocal que es también diferente, como lo es la letra “I”. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presentan un grado de similitud sustancial que pueda ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético no existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos no se escuchan de forma idéntica, dado que “CHOCOTONIK” termina en vocal-consonante “IK” y “CHOCOTTONE” termina en consonante-vocal “NE”, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. Por lo tanto, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “CHOCOTONIK” con “CHOCOTONE” de la marca previamente registrada. Ello, en razón de que, al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, se reitera lo expuesto en el sentido de que las marcas en conflicto comparten un prefijo (CHOCO) que es evocativo de chocolate, y que las terminaciones son diferentes (TONIK y TTONE), lo cual hace que en su conjunto sean de fantasía, por lo que no resultan confundibles. De lo anterior se concluye que, desde el punto de vista ideológico, debido a que los signos enfrentados son considerados como de fantasía, los mismos no pueden cotejarse desde este aspecto. Por las razones anteriores, la Sala considera que, al no ser confundibles y no existir similitud ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas, no es necesario analizar la conexidad competitiva entre los productos y servicios, pues la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00184-00
Actor: PANDURATA ALIMENTOS LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema: Entre la marca “CHOCOTONIK” y la marca opositora “CHOCOTTONE” no se advierte similitud ortográfica, fonética ni ideológica teniendo en cuenta el empleo de terminaciones distintas, que le aportan una fuerza distintiva especial, además de que contienen la partícula de uso común “CHOCO”, la cual puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad Pandurata Alimentos Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del C.C.A, en contra de las Resoluciones números 14587 de 23 de mayo de 2007, 35417 de 29 de octubre de 2007 y 44145 de 26 de diciembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, i) se declararon infundadas la oposiciones presentadas por las sociedades Confites Ecuatorianos C.A - Confiteca, Pandurata Alimentos Ltda., y Alimentos Toning S.A., y se concedió el registro de la marca nominativa CHOCOTONIK, solicitada por la sociedad Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. S.A., C.L.S., para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto administrativo, confirmándolo y, iii) se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando las anteriores decisiones.
I.- ANTECEDENTES
1. La demanda
La sociedad Pandurata Alimentos Ltda., a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitando que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
1.1. Pretensiones
“2.1. Que se decrete la nulidad de la Resolución número catorce mil quinientos ochenta y siete(14587) del veintitrés (23) de mayo de dos mil siete (2007), mediante la cual la Jefe de la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., y conceder el registro de la marca CHOCOTONIK (nominativa) para distinguir" café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, P. y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas(condimentos); especias, hielo.", productos estos de la clase 30 Internacional, a favor de la Sociedad SUCESORES DE J.J.R. & CIA S.A., CASA LUKER S.A.
2.2 Que se decrete la nulidad de la Resolución número treinta y cinco mil cuatro ciento diecisiete(35417) del veintinueve (29) de octubre de dos mil siete (2007), mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de reposición y en Subsidio de Apelación Interpuesto por la Sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., en el sentido de confirmar la Resolución número catorce mil quinientos ochenta y siete(14587) del veintitrés (23)de mayo de dos mil siete (2007), mediante la cual se declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., y se concede el registro de la marca CHOCOTONIK (nominativa) para distinguir productos de la clase 30 Internacional a favor de la Sociedad SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA S.A., CASA LUKER S.A.
2.3. Que se decrete la nulidad de la Resolución número cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco(44145) de veintiséis (26) de diciembre de dos mil siete(2007) mediante la cual El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por la Sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., confirmando la Resolución número catorce mil quinientos ochenta y siete (14587) del veintitrés (23) de mayo de dos mil siete (2007), mediante la cual se declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., se concede el registro de la marca CHOCOTONIK (nominativa) para distinguir productos de la clase 30 Internacional a favor de la sociedad SUCESORES DE JESÚS JOSÉ RESTREPO CIA S.A., CASA LUKER S.A., y se declara agotada la vía gubernativa.
2.4 Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se orden a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., y consecuentemente se niegue el registro de la marca CHOCOTONIK (nominativa) para distinguir productos de la clase 30 Internacional a favor de la Sociedad SUCESORES DE JESÚS JOÉ RESTREPO CIA S.A., CASA LUKERS.A., en los términos de la oposición tramitada en el expediente administrativo N°2006-044552 ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
2.5. Que como resultado de los anteriores pronunciamientos, se orden a la Superintendencia de Industria y Comercio el archivo de la solicitud de registro de la marca CHOCOTONIK (nominativa) para distinguir productos de la clase 30 Internacional a favor de la sociedad SUCESORES DE JESÚS JOÉ RESTREPO CIA S.A., CASA LUKERS.A.
2.6. Que se orden a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. ”1
1.2. Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
El 11 de mayo de 2006 la sociedad Sucesores de José Jesús Restrepo & Cia S.A., C.L.S., solicitó el registró de la marca nominativa CHOCOTONIK para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, P. y confitería...
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