SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2016-00268-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 24-09-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2016-00268-00 |
| Fecha de la decisión | 24 Septiembre 2020 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MARCA FIGURATIVA – Contenedor, caja o tolva de una carretilla de color amarillo / MARCA DE COLOR – Representación gráfica / DISTINTIVIDAD - Extrínseca e intrínseca. Característica esencial / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto de la marca figurativa con reivindicación de color amarillo que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[O]bservando las reglas expuestas por la jurisprudencia de la S., derivadas de lo establecido en la normatividad andina y lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala concluye que, en este caso, no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 pues se constata que la reivindicación del color se encuentra limitada por una forma, un contenedor que evoca la caja de una carretilla. Además, la Sala considera que, si bien la figura que conforma la marca FIGURATIVA cuestionada corresponde a un contenedor, dicha forma no describe directamente una carretilla (caso en el cual sería irregistrable), comoquiera que no incluye otros elementos, además de la tolva, que hacen parte esencial de una carretilla, como la presencia de una rueda, un soporte o punto de apoyo y unos mangos o manubrios, sino que evoca la idea del cajón o tolva de una carretilla que, a su vez, es de color amarillo. En este sentido, el tercero con interés directo en el resultado del proceso no se está apropiando de la imagen o el concepto de las carretillas de color amarillo, sino de una figura que puede evocar la idea de la caja de una carretilla de color amarillo. El mencionado carácter evocativo de la marca FIGURATIVA compuesta por la figura antes descrita y el color amarillo, le otorga a la marca suficiente capacidad distintiva para identificar productos en el mercado e indicar su origen empresarial y, por consiguiente, resulta registrable. En el mismo sentido, no se evidencia vulneración al artículo 134 de la Decisión 486, comoquiera que el citado artículo permite, en su literal e) el registro de un color delimitado por una forma
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 137
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00268-00
Actor: INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S.A. – IMSA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA
Tercero: HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A. – HERRAGRO S.A.
Temas: Signo figurativo de color. Capacidad distintiva, causal de nulidad absoluta y derechos que confiere el registro como marca.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Industrias Metálicas Sudamericanas S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 437 de 13 de enero de 2015.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
- ANTECEDENTES
La demanda
- Industrias Metálicas Sudamericanas S.A.[1], en adelante la parte demandante, presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], que se adecuó, mediante auto de 28 de marzo de 2019 a la acción de nulidad absoluta, prevista en el artículo 172[5] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en adelante la Decisión 486, que se para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 437 de 13 de enero de 2015[7], “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
- Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca FIGURATIVA que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Herramientas Agrícolas S.A. – HERRAGRO S.A, en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso
Pretensiones
- La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[8]
“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución número 437 de fecha 13 de enero de 2015, la cual revocó la resolución No. 59190 de 2013 que había negado el registro de la siguiente marca FIGURATIVA:
En consecuencia, la resolución No. 437 concedió el registro de la marca FIGURATIVA COLOR AMARILLO, atrás mencionada.
SEGUNDA: Que en virtud de la declaración anterior se cancele el certificado de registro no. 506016.
TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, para que se sirva de dar aplicación al artículo 309 del CPA.
CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.
Presupuestos fácticos
- La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó, el 18 de enero de 2013, el registro de una marca FIGURATIVA para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de julio de 2013, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 672, sin ser objeto de oposición por parte de terceros.
4.3. La Directora de la División de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 59190 de 8 de octubre de 2013, negó el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.4. El tercero con interés directo en el resultado del proceso interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 59190 de 8 de octubre de 2013.
4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 437 de 13 de enero de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 59190 de 8 de octubre de 2013 y conceder el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.
Normas violadas
- La parte demandante indicó la vulneración del artículo 134[9], el literal h)[10] del artículo 135 y el artículo 137[11] de la Decisión 486.
Concepto de la violación
- La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así:
Primer cargo: Violación del literal h) del artículo 135 de la Decisión 486
6.1. Indicó que el análisis efectuado por la parte demandada vulneró el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 “[…] por cuanto concedió el registro de la marca FIGURATIVA COLOR AMARILLO […]”[12] cuando “[…] la causal de irregistrabilidad es clara al señalar que no es registrable un color que NO esté delimitado por una forma determinada […]”[13].
6.2. Señaló que “[…] podría pensarse que la marca FIGURATIVA DE COLOR AMARILLO, corresponde a carretas o carretillas. Sin embargo, dado que la delimitación del color no es clara, de hecho, no existen dentro de los trazos solicitados para registro, encontramos que la FIGURATIVA DE COLOR AMARILLO, se encuentra viciada de nulidad […]”[14].
6.3. Agregó que “[…] además de la delimitación por una forma, es claro que el color también debe estar determinado por un pantone determinado, dado que, por ejemplo, tal como ocurre en este caso, la gama de color AMARILLO es demasiado extensa y puede cubrir...
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