SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00102-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 05-08-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 05 Agosto 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00102-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A. y las marcas mixtas REDASSIST / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo son RED, ASISTENCIA, ASSIST, COLOMBIA y S.A. en la clase 36 / EXPRESIÓN S.A. – Es un tipo societario que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No pueden ser apropiadas por un solo titular marcario / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Se deben excluir del cotejo marcario salvo que se reduzcan las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - No se excluyen RED, ASISTENCIA y ASSIST / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A. en la clase 36 porque a pesar de tener similitud con las marcas mixtas REDASSIST no existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Así las cosas, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “RED ASISTENCIA”, y las marcas previamente registradas “REDASSIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “RED ASIST”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “ENCIA” y en la supresión de la segunda letra “S” en el signo cuestionado, los cuales no gozan de la suficiente distintividad y no contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “REDASSIST”. Al respecto, se precisa que si bien el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “RED” y “ASISTENCIA”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, en “REDASIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “RED ASISTENCIA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “RED” del signo cuestionado, “RED ASISTENCIA”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “REDASIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “RED ASISTENCIA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“ENCIA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “REDASIST”. […] Por tanto, la Sala estima que en el caso bajo examen el signo cuestionado, “RED ASISTENCIA”, no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “REDASSIST”. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las marcas previamente registradas, “REDASSIST”, se encuentran conformadas por las partículas “RED” y “ASSIST”, las cuales contienen un significado conceptual propio. […] De igual manera, la marca cuestionada, “RED ASISTENCIA” está conformada por palabras que cuentan con un significado en el idioma castellano. […] Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, la Sala estima que se presentan semejanzas entre las marcas cotejadas, toda vez que evocan el mismo concepto de una red de asistencia. De lo anterior, la Sala concluye que al existir semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […]En el caso sub lite, la marca cuestionada “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios […]”. Por su parte, las marcas de la actora “REDASSIST” amparan los servicios de las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza: […] [Clases 37, 39, 42, 43, 44, 45] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso bajo examen, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los servicios amparados no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. En efecto, la Sala considera que los servicios de la Clase 36 de la Internacional de Niza, amparados por la marca cuestionada, y los servicios de las clases 42, 43, 44 y 45 de la citada Clasificación, que distinguen las marcas previamente registradas de la actora, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, si se tiene en cuenta que los servicios que ofrece la marca solicitada van orientados, específicamente, al sector financiero y de seguros, mientras que los servicios que amparan las marcas de la demandante están encaminados a diferentes grupos de consumidores, esto es, a un consumidor interesado en servicios de hospedaje temporal; servicios médicos y servicios veterinarios; servicios jurídicos; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales, y servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas. […] Por tal razón, la Sala observa que entre los servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial, lo que pone de manifiesto que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 150 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 151
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00102-00
Actor: ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
TESIS: ENTRE LOS SERVICIOS QUE AMPARA LA MARCA CUESTIONADA, “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”, Y LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS POR LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “REDASSIST” NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE PUEDAN GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ABS RED ASSIST COMPAÑÍA DE ASISTENCIA MUNDIAL S.A., mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 13196 de 9 de mayo de 2007, "Por la cual se concede una solicitud de registro de marca", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos3 de la Superintendencia de industria y Comercio4.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 2 de noviembre de 2006, la sociedad REDASISTENCIA COLOMBIA S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 365 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6.
2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se formularon oposiciones por parte de terceros.
3°: Que mediante Resolución núm. 13196 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos7 de la SIC concedió el registro de la marca mixta “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”, a favor de la sociedad REDASISTENCIA COLOMBIA S.A, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36, de la Clasificación Internacional de Niza.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación.
Señaló que para que un signo pueda ser considerado como marca debe gozar de distintividad, presupuesto indispensable que no reúne la expresión “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.”, de propiedad de la sociedad REDASISTENCIA COLOMBIA S.A.
Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literal a) ibidem, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la marca “RED ASISTENCIA COLOMBIA S.A.” no es apta para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que no cumple con los requisitos de registrabilidad por carecer de fuerza distintiva, dada sus semejanzas ortográficas y fonéticas con las marcas mixtas “REDASSIST”8, de las cuales es titular y, además, teniendo en cuenta que la palabra “ASSIST”, en inglés, traduce asistencia, haciéndolas confundibles entre sí.
Adujo que tiene registrada la misma marca “REDASSIST” en diferentes clases para identificar servicios relacionados entre sí, generando una “familia de marcas”.
Indicó que el riesgo de confusión se incrementa cuando los signos presentan elementos comunes o cuando el consumidor cree que el último registrado hace...
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