SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00560-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 16-09-2021 - Jurisprudencia - VLEX 896189907

SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00560-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 16-09-2021

Sentido del falloNIEGA
Fecha de la decisión16 Septiembre 2021
Número de expediente11001-03-24-000-2009-00560-00
Tipo de documentoSentencia
EmisorSECCIÓN PRIMERA
CONSEJO DE ESTADO

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN DE UNA MARCA FIGURATIVA – Con fundamento en que el uso que se le dio no obedece a la forma en que fue registrada / CANCELACION DE REGISTRO MARCARIO - No procede por el uso de detalles o elementos adicionales de la marca / EXPRESIONES EXPLICATIVAS / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Prueba / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Si el titular prueba el uso no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada, sino respecto de algunos, conservará el registro para los que sí acreditó / CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - Procede respecto de la marca FIGURATIVA para identificar los productos chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas, y preparaciones hechas a base cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos de la Clase 30 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[D]e las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca FIGURATIVA cuestionada, en primer lugar, la Sala no encontró documento alguno en el que se pudiera advertir que el titular de la marca figurativa la alteró o modificó y que, como consecuencia de ello, el signo perdiera su distintividad. En efecto, al aplicar los criterios definidos por el Tribunal, la Sala considera que la reproducción idéntica de la marca figurativa en los empaques examinados no diluye su capacidad distintiva o diferenciadora; y que su uso conjunto con los elementos denominativos “TROLLI”, “GUMMI CANDY” y “CATERPILLARS”, no tiene como consecuencia la pérdida de la fuerza distintiva de la marca registrada para identificar los productos que ampara. En segundo lugar, la Sala advierte que las 393 copias de facturas expedidas por la sociedad ALINOVA S.A., por ventas de los productos denominados como gomas CATERPILLARS, acompañadas del contrato de autorización de uso de la marca, así como de la certificación expedida por el revisor fiscal de la mencionada compañía, allegados al trámite administrativo, demuestran el uso efectivo y real de la marca FIGURATIVA, en relación con productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso. Al respecto, la Sala precisa que no motiva la cancelación de la marca el hecho de que las facturas de venta contengan el elemento nominativo CATERPILLARS, que es una expresión explicativa del producto o del registro marcario cuestionado, porque, como ya se dijo, el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad. Además, varias marcas pueden ser utilizadas al mismo tiempo, siempre y cuando cada una de ellas conserve la distintividad que la caracteriza, como ocurre en el presente caso. Por tal razón, es dable afirmar que aun usando en conjunto los elementos denominativos “GUMMI CANDY”, “CATERPILLARS” y el registro marcario “TROLLI” simultáneamente con la marca FIGURATIVA, la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que los trazos figurativos de forma de gusanos que componen el signo cuestionado no fueron modificados. Precisamente, la Sala, al estudiar un caso similar, en la sentencia de 5 de febrero de 2015, que ahora se prohíja, sostuvo que no motiva la cancelación total de la marca figurativa cuestionada, el hecho de que el signo cuestionado estuviese acompañado de expresiones explicativas, porque el uso de la marca figurativa demandada era relevante según se advertía en las etiquetas, lo cual le daba distintividad. […] Así las cosas, la marca FIGURATIVA, que la parte demandante sostiene que se ha venido usando en el mercado de forma distinta a la que fue registrada, al ser usada en conjunto con los elementos nominativos “TROLLI”, “GUMMI BEAR” y “CATERPILLARS” mantiene los elementos esenciales de la marca registrada en su conjunto, motivo por el cual la Sala no evidencia que la demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, haya violado lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486. Ahora bien, en cuanto al requisito del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA cuestionada, se considera que las pruebas documentales recaudadas en el procedimiento administrativo dan cuenta del uso dado a dicho signo de manera parcial, ya que, a juicio de la Sala, el material probatorio valorado demuestra que algunos de los productos identificados con dicho signo se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles en éste durante el período relevante. Por lo tanto, la sociedad PROCAPS S.A. probó parcialmente el uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA con registro núm. 281111 en el comercio, por lo que la decisión de la parte demandada en los actos administrativos acusados de no cancelar totalmente el registro no violó el ordenamiento jurídico comunitario.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00560-00

Actor: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA MARCA FIGURATIVA CUESTIONADA, IDENTIFICADA CON EL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 281111, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD PROCAPS S.A. DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR “DULCES, GOMAS, BOMBONES Y TODO TIPO DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA”, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. LA REPRODUCCIÓN DE MARCAS FIGURATIVAS EN EMPAQUES DE PRODUCTO QUE INCLUYEN SIGNOS Y DISEÑOS ADICIONALES NO DILUYE SU CAPACIDAD DISTINTIVA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 09045 de 26 de febrero de 2009, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca"; 17843 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio[1]; y 36008 de 17 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente el certificado de registro núm. 281111 de la marca FIGURATIVA, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes, en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR