SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00466-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 08-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 08 Octubre 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00466-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGNA y las marcas mixtas y nominativa MAGNA previamente registradas / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo MAGNA en la clase 8 porque a pesar de existir identidad ortográfica y fonética con las marcas mixtas y nominativa MAGNA previamente registradas en las clases 9, 12 y 37 no se presenta una conexidad competitiva entre los respectivos productos y servicios
Comparación Ortográfica La Sala considera que, en el aspecto ortográfico, la marca concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso reprodujo en forma íntegra la marca MAGNA cuyo titular es la parte demandante […] Comparación Fonética […] Atendiendo que las marcas son ortográficamente idénticas y, en consecuencia, la raíz y su terminación son las mismas, la Sala considera que, igualmente, la pronunciación de la marca concedida y la marca registrada es idéntica. Comparación Ideológica […] En el sub lite, la Sala encuentra, por un lado, que la palabra MAGNA significa “Grande” y, por el otro, que los productos y/o servicios de las clases 8, 9, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se refieren a: i) herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; ii) aparatos e instrumentos científicos de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, etc. y iii) vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática y iv) los servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo. Conforme con lo anterior, la Sala considera que, en el presente caso la marca cuestionada y las marcas registradas son arbitrarias porque, aunque la palabra MAGNA tiene un significado en el idioma castellano, no guardan relación con los productos que identifica la marca concedida y que las marcas registradas identifican de las Clases 8, 9, 12 y 37. De lo anterior, teniendo en cuenta que las marcas en conflicto se componen de la misma palabra, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista conceptual o ideológico. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los productos y/o servicios amparados no pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, van dirigidos a consumidores diferentes, tienen finalidades diferentes y no son complementarios ni sustituibles entre sí. Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los productos que identifica la marca mixta MAGNA en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza Es así como, los productos pertenecientes a las clases 8 y 9 conciernen a géneros distintos y, como consecuencia, la marca nominativa MAGNA y la marca mixta MAGNA registrada a nombre de la parte demandante son diferentes. […] Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los productos que identifica la marca nominativa MAGNA en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza La Sala observa los productos pertenecientes a las clases 8 y 12 no corresponden al mismo género, es claro que la marca cuestionada MAGNA y la marca nominativa MAGNA registrada a nombre de la parte demandante son diferentes respecto a los productos que distinguen […] Análisis de conexidad respecto de los productos que pretende identificar la marca concedida MAGNA en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza y de los servicios que identifica la marca mixta MAGNA en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza En efecto, la Sala considera que los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue la marca cuestionada y los servicios de la Clase 37 de la citada Clasificación, que distingue la marca registrada por la parte demandante, la cual incluye “Servicios de reconstrucción, mantenimiento y reparación de toda clase de baterías” van dirigidos a diferentes consumidores, mientras que los servicios que ofrece la marca, cuyo titular es parte demandante, van dirigidos a un consumidor selectivo que elige los servicios bajo parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Dichos productos y servicios se comercializan a través de diferentes canales de comercialización
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo MAGNA y la marca mixta MAGNA LIBRE previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo MAGNA en la clase 8 porque a pesar de existir identidad ortográfica y fonética con la marca mixta MAGNA LIBRE previamente registrada en la clase 9 no se presenta conexidad competitiva entre los respectivos productos
De la confrontación que se hace entre la palabra MAGNA de la marca concedida y MAGNA LIBRE de la marca registrada, la Sala advierte que si bien es cierto los elementos denominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos: i) la primera de ellas por una (1) palabra de cinco (5) letras y ii) la segunda de dos (2) palabras de cinco (5) letras cada una, el elemento denominativo de la marca concedida reproduce una de las palabras de la marca registrada. El elemento denominativo de la marca registrada MAGNA LIBRE está compuesto por dos (2) palabras: MAGNA con tres consonantes (M, G y N) y LIBRE con tres (3) consonantes (L, B y R); la marca concedida MAGNA es denominativa simple, es decir se compone de una (1) sola palabra MAGNA que consta de 3 (tres) consonantes (M, G y N), por lo que la marca concedida reproduce la primera palabra de la marca registrada. En relación con las vocales, la marca registrada tiene dos (2) vocales en la primera palabra y dos (2) vocales en la segunda palabra y la marca concedida tiene dos (2) vocales que reproduce la marca registrada en la primera palabra y se encuentra en la misma posición. Teniendo en cuenta que el análisis comparativo entre la marca concedida y la marca registrada se debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala considera que entre el elemento nominativo de la marca registrada MAGNA LIBRE y la marca concedida MAGNA, existe una reproducción parcial de la marca previamente registrada. En este sentido, la segunda palabra de la marca previamente registrada no genera en la marca concedida la suficiente distintividad, en atención a que reproduce el elemento con mayor fuerza distintiva de la marca cuyo titular es la parte demandante. Comparación Fonética […] La Sala considera que, si bien la marca de titularidad de la parte demandante es compuesta y en su conjunto puede sonar diferente, el elemento predominante es la palabra MAGNA y es la que se queda en la mente del consumidor. Como se expuso en precedencia, la partícula MAGNA que fue reproducida por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, es la que tiene una mayor carga fonética y, en ese sentido, es la que genera mayor distintividad. Al respecto, la Sala reitera que, por lo general, la primera palabra de las marcas es aquella que el consumidor recuerda y genera un mayor impacto en su mente, siendo de esa manera el elemento que presenta mayor distintividad. Así las cosas, la Sala concluye que las marcas son similares desde el aspecto fonético, habida consideración a que la segunda partícula de la marca previamente registrada no le imprime suficiente carga fonética distintiva a la marca concedida. Comparación ideológica […] [L]a Sala considera que las marcas objeto de comparación a pesar de tener un significado en idioma castellano no tienen relación con los productos que pretenden identificar y, en ese sentido, son consideradas arbitrarias. No obstante, la Sala considera que si procede la comparación de las marcas desde este aspecto debido a que tienen un significado. En este sentido, atendiendo a que la marca concedida reproduce el elemento predominante de la marca previamente registrada, la Sala considera que existe una similitud conceptual que no desaparece por la inclusión de la partícula libre en la marca de la parte demandante. Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca concedida reproduce el elemento dominante de la marca registrada dejando una impresión similar en la mente del consumidor y causando un riesgo confusión indirecta, en la medida en que el consumidor a pesar de diferenciar los productos puede creer que provienen de un mismo origen empresarial. Asimismo, es posible que el consumidor cuando adquiera los productos, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, piense que existe una relación o vinculación económica entre el productor de dicho producto y el otro empresario, generándose de esa manera un riesgo de asociación en el mercado. Para considerar que la semejanza entre la marca concedida y la marca previamente registrada pueda generar un riesgo de confusión por asociación, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva. […] En cuanto los canales de comercialización y medios de publicidad, son diferentes, toda vez que los productos de la marca concedida se comercializan en ferreterías, grandes almacenes de cadena o tiendas o supermercados donde se vende toda clase de servicios y productos y se promocionan en radio, televisión y prensa, mientras que los de la marca registrada se comercializan en tiendas o almacenes especializados en la venta de equipos de carácter científico o tecnológico, además el consumidor de la Clase 9 es especializado en tanto al momento de escoger el tipo de producto que requiere, se encarga de analizar si el fabricante del producto brinda unas condiciones particulares. En cuanto a la...
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