SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00014-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 08-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 08 Octubre 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00014-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRIDES SOLPRED y la marca mixta previamente registrada TRIDEX / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es SOLIPRED en la clase 5 / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto STRIDES SOLPRED para amparar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca TRIDEX previamente registrada en la misma clase / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada, “STRIDES SOLIPRED”, y la marca previamente registrada, “TRIDEX”, se observa que si bien es cierto que existe coincidencia en cuatro letras, esto es, “T-R-I-D-E”, también lo es que dicha similitud no es significativa, si se tiene en cuenta la distinta conformación de cada uno de los signos cotejados. En primer lugar, la marca cuestionada se encuentra conformada por dos (2) palabras “STRIDES” y “SOLIPRED”, mientras que la previamente registrada por una “TRIDEX”. En segundo lugar, la longitud de las marcas en conflicto es diferente, pues la primera está compuesta por quince (15) letras y la marca opositora únicamente por seis (6). En tercer lugar, las sílabas que las componen son diferentes, dado que la cuestionada está compuesta por seis sílabas, esto es, “S-TRI-DES-SO-LI-PRED”, y la opositora cuenta con dos sílabas solamente “TRI-DEX”. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que en la expresión “STRIDES”, de la marca cuestionada, las letras coincidentes están antecedidas de la letra “S” y acompañadas en su terminación por la misma letra, mientras que para el caso del signo “TRIDEX”, no le antecede ninguna letra, además termina en una diferente, esto es, la letra “X”. Así las cosas, la existencia de las similitudes ortográficas en los signos “STRIDES SOLIPRED” y “TRIDEX”, no implica confundibilidad, en la medida en que la misma se diluye ante la existencia de la expresión “SOLIPRED”, que le otorga al conjunto marcario la suficiente distintividad, inhibiendo el riesgo de confusión con la marca “TRIDEX”, […] Referente a la similitud fonética, la Sala observa que la expresión “STRIDES” tiene una pronunciación diferente de la palabra “TRIDEX”. La primera corresponde al plural de la palabra del idioma inglés “STRIDE”, cuya pronunciación se describe en la siguiente forma: “[…] noun UK /straɪd/ US /strɑɪd/ […]”, por lo que la pronunciación de la palabra sería «straɪdz», mientras que la segunda se pronuncia “[…] 'trið eks […]”. Adicionalmente, la palabra “STRIDES” va acompañada del elemento “SOLIPRED”, por lo que la marca completa se pronuncia “straɪdz - solipred”, lo que acentúa la diferencia en pronunciación de las marcas enfrentadas. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo “TRIDEX” resulta ser una marca de fantasía, […] Para el caso de la marca “STRIDES SOLIPRED”, la Sala encuentra que su segundo elemento es de fantasía, ya que no tiene un significado propio y el primero es una palabra del idioma inglés que significa pasos largos o zancada, el cual no forma parte del conocimiento común, además de ser el nombre comercial de la sociedad que ostenta el registro del signo cuestionado, por lo que resulta pertinente considerarlo también como de fantasía, siendo procedente su registro, en la medida en que otorga distintividad al conjunto marcario. […] Así las cosas, del riguroso análisis realizado, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética, ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión o asociación, dado que la marca cuestionada “STRIDES SOLIPRED” es diferente de la marca opositora.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERA PONENTE: N.M.P. GARZÓN
Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00014-00
Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia. Acción de nulidad relativa
TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURE RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “STRIDES SOLIPRED” Y “TRIDEX”. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 35790 de 26 de septiembre de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 041039 de 27 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 49595 de 27 de noviembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1: Que el 11 de diciembre de 2007 la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, solicitó el registro como marca del signo mixto "STRIDES SOLIPRED", para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5.
2: Que una vez publicada la solicitud, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con la marca mixta "TRIDEX", registrada a su favor en la citada Clase 5ª.
3: Agregó que mediante la Resolución núm. 35790 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto "STRIDES SOLIPRED", en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.
4: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 041039 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 49595 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, por cuanto el signo “STRIDES SOLIPRED” es completamente confundible con su marca "TRIDEX", aunque se pretenda desviar la semejanza existente agregando la denominación “SOLIPRED”.
Manifestó que la palabra “SOLIPRED” es una expresión débil, utilizada comúnmente para distinguir productos en la Clase 5ª Internacional de Niza, además de que carece de fuerza distintiva por su uso recurrente.
Agregó que la expresión “SOLIPRED” es evocativo de la frase “SOLUCIÓN INYECTABLE DE METILPREDNISOLONA”. Además, los elementos “SOL” y “PRED”, son de uso común en la industria farmacéutica, por lo que no sería apropiado conceder su registro de manera exclusiva.
Afirmó que existen en el mercado varias marcas mixtas y nominativas que contienen las denominaciones “SOL” y “PRED”, todas registradas en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Señaló que las expresiones cotejadas presentan semejanzas fonéticas, gramaticales y ortográficas. Además, las mismas fueron registradas en la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza para identificar el mismo género de productos con idénticas finalidades.
Adujo que desde el punto de vista gráfico, el signo objeto de conflicto cuenta con unos círculos que no le otorgan ninguna clase de distintividad, siendo preponderante la parte denominativa, además de que la palabra “SOLIPRED” es explicativa de la expresión “STRIDES”.
Sostuvo que desde el punto de vista fonético, el consumidor común y corriente, desprevenidamente, al encontrarse con la palabra “STRIDES” no cuenta la primera letra “S” como una sílaba.
Estimó que desde el punto de vista ortográfico, los signos en conflicto están compuestos por las letras similares, esto es: “T-R-I-D-E-X” y “S-T-R-I-D-E-S”, lo que genera un alto riesgo de confundibilidad en el mercado.
Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas también vulneró el artículo 150 ibidem, por infracción, desconocimiento y falta de aplicación, puesto que corresponden a actos administrativos ilegales.
Lo anterior, debido a que, a su juicio, no se efectuó el examen de semejanza y confundibilidad entre el signo “STRIDES SOLIPRED” y la maca de su propiedad “TRIDEX”, así como tampoco se analizó de manera adecuada los argumentos expuestos en el escrito de oposición que presentó en sede administrativa.
Aseguró que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 617 de la Constitución Política, por indebida aplicación, pues al interior del procedimiento administrativo no se protegieron en debida forma sus derechos en materia marcaria.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.-1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa.
Señaló que entre los signos en conflicto no existe similitud alguna susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor quién...
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