SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2014-00040-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 08-10-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 08 Octubre 2020 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2014-00040-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca nominativa BIOGEN para identificar productos de la Clase 29 porque se demostró fue la comercialización de productos de uso farmacéutico que pertenecen a las clases 1 y 5
[L]a S. concluye que las pruebas aportadas por la parte demandante no demuestran que la marca nominativa BIOGEN hubiera sido utilizada para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que lo que demuestran es la comercialización de productos de uso farmacéutico que pertenecen a otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, como la 1 y la 5. Por lo tanto, no obran pruebas que demuestren el uso real y efectivo de la marca nominativa BIOGEN en el mercado para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para los cuales fue concedida, durante el periodo de tiempo relevante y, en consecuencia, la parte demandada no vulneró los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 al decidir la cancelación total del registro de la marca nominativa BIOGEN. En este sentido, no prospera el cargo formulado.
CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Notoriedad / NOTORIEDAD DE NOMBRE COMERCIAL – Laboratorio BIOGEN DE COLOMBIA S.A. / NOTORIEDAD DE LA MARCA – No puede derivarse del carácter notorio de un nombre comercial / MARCA NOTORIA – No lo es BIOGEN
La S. observa que la parte demandante sostuvo durante el procedimiento administrativo y la demanda, que la marca BIOGEN gozaba de notoriedad y que, por lo tanto, no procedía su cancelación por no uso. No obstante, de las pruebas obrantes en los antecedentes administrativos la S. observa que: i) la notoriedad a la que hace referencia la parte demandante no recae sobre la marca nominativa BIOGEN, objeto de estudio en el presente proceso, sino sobre el nombre comercial LABORATORIO BIOGEN DE COLOMBIA S.A. conforme a la Resolución núm. 15343 de 12 de junio de 2006, como lo indicó la parte demandada en los actos administrativos acusados; y ii) dicha notoriedad se reconoció para el periodo comprendido entre 1994 a 2004, periodo anterior al pertinente al caso sub examine. En este sentido, la S. considera que le asistió razón a la parte demandada cuando sostuvo en los actos administrativos acusados que no hay material probatorio para extender el carácter notorio del nombre comercial citado y que dicha condición no se puede extender a la marca nominativa cuestionada en el presente caso. Por lo expuesto, la S. considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca nominativa BIOGEN como fundamento para oponerse a la cancelación del registro de la citada marca, no es de recibo en la medida que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde.
CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO – Marco normativo / RÉGIMEN PROBATORIO - Marco normativo
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00040-00
Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tercero: PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
Temas: Cancelación por no uso de un registro marcario
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorios Biogen de Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 10272 de 18 de marzo de 2013 y 49300 de 22 de agosto de 2013.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la S. y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
- Laboratorios Biogen de Colombia S.A., en adelante la parte demandante[1], presentó demanda[2] contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[3] de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011[4], para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013, “Por la cual se cancela por no uso el registro de una marca”[5], proferida por la Directora de la División de S.D., y la Resolución núm. 49300 de 22 de agosto de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
- A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada mantener vigente el registro marcario núm. 164.733 que corresponde a la marca nominativa BIOGEN, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza
Pretensiones
- La parte demandante formuló las siguientes pretensiones[6]
“[…] 1.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 10272 DE 18 DE MARZO DEL 2.013 proferida por la Directora de la División de S.D. de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se canceló por no uso de la marca BIOGEN (Nominativa), CLASE 29, de acuerdo con CERTIFICADO NÚMERO 164.733, vigente hasta el día 30 DE JUNIO DEL 2.014, tramitado bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 92.345729, cuyo titular es mi representada, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.
2.- Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 49300 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2.013 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión adoptada mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 10272 DEL 18 DE MARZO DEL 2.013 en el sentido de confirmar la cancelación por no uso de la marca BIOGEN (Nominativa) CLASE 29, de acuerdo con CERTIFICADO NÚMERO 164.733, vigente hasta el día 30 DE JUNIO DEL 2.014, tramitado bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 92.345729, cuyo titular es mi representada, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.
3.- Consecuentemente, y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la División de S.D. de la Superintendencia de Industria y Comercio a título de restablecimiento del derecho, negar la cancelación por no uso del CERTIFICADO NÚMERO 164.733, vigente hasta el día 30 DE JUNIO DEL 2.014, tramitado bajo el EXPEDIENTE NÚMERO 92.345729, para la marca BIOGEN (Nominativa), CLASE 29, y como consecuencia de ello se le restablezca a mi representada, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. su derecho de exclusiva sobre la misma.
4.- Que se ordene a la División de S.D. de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso. […]”.
Presupuestos fácticos
- La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
4.1. Pioneer Hi-Breed International, Inc., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, solicitó, el 6 de noviembre de 2012, la cancelación por no uso de la marca nominativa BIOGEN, cuyo titular es la parte demandante, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.2. La referida solicitud fue admitida el 20 de noviembre de 2012, mediante oficio núm. 21160, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante.
4.3. La Directora de la División de S.D., por medio de la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013, canceló totalmente el registro de la marca nominativa BIOGEN.
4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 10272 de 18 de marzo de 2013.
4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 49300 de 22 de agosto de 2013,...
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