SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2016-00260-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 08-10-2020
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2016-00260-00 |
| Fecha de la decisión | 08 Octubre 2020 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo FLORDIS y la marca nominativa FLORADIX previamente registrada / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son FLORDIS y FLORADIX / MARCAS FARMACÉUTICAS - Rigurosidad en el examen de registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo FLORDIS en la clase 5 al no existir identidad o semejanza con la marca nominativa FLORADIX previamente registrada en la misma clase
Comparación Ortográfica […], la Sala observa que el signo nominativo FLORDIS se compone de una palabra de siete (7) letras, y dos sílabas; mientras que la marca nominativa FLORADIX, se compone de una palabra de ocho (8) letras y tres sílabas. […]Por otro lado, de lo anterior se evidencia que los signos comparados comparten la misma raíz (FLOR) pero tienen terminaciones distintas -DIS en FLORDIS, y -ADIX en FLORADIX. Igualmente, comparten dos vocales (O y I) en la primera y en la última vocal respectivamente, pero difieren en que FLORADIX tiene una vocal adicional (A) en la sílaba del medio. En este entendido, la Sala encuentra que, a simple vista, al comparar los signos de manera sucesiva y sin descomponer los elementos que conforman su conjunto, se evidencia que entre estas no existe identidad ni similitud ortográfica comoquiera que están conformadas por un número de letras distinto, sílabas distintas y terminaciones distintas, lo que evita que se genere una impresión de semejanza desde el punto de vista ortográfico entre ambas expresiones. Comparación Fonética […] La Sala observa que, si bien los signos confrontados comparten un mismo lexema (FLOR), cada uno tiene una sílaba tónica distinta: para el signo FLORDIS, el acento prosódico se encuentra en la primera sílaba (FLOR), mientras que en la marca FLORADIX, el acento se encuentra en la sílaba del medio (RA). Además, como se indicó en la comparación desde el punto de vista ortográfico, cada signo tiene una terminación distinta, lo que permite que fonéticamente suenen diferente. En efecto la marca FLORADIX termina en “x” que está compuesta por dos fonemas “ks” y la hace diferente de la terminación en “s”. De lo anterior, la Sala considera que entre los signos cotejados no se evidencia una similitud fonética, en la medida en que su pronunciación es distinta al tener terminaciones diferentes y no compartir la sílaba tónica. Comparación Ideológica […] En el caso sub examine, la Sala encuentra, por un lado, que la partícula FLOR dentro del signo FLORDIS, según consta en el Diccionario de la Real Academia Española, significa “[…] brote de muchas plantas, formado por hojas de colores, del que se formará el fruto […]”. Y, por otro lado, la partícula FLORA dentro de la marca FLORADIX, según el Diccionario de la Real Academia Española, hace referencia a “[…] Conjunto de plantas de un país o de una región […]” o “[…] Conjunto de microorganismos adaptados a un medio determinado. Flora intestinal […]”. No obstante lo anterior, aunque las partículas FLOR y FLORA tengan un significado en el idioma castellano, este aspecto resulta irrelevante para el cotejo comoquiera que los signos en su conjunto no tienen un significado conceptual propio sino que se trata de términos inventados, producto de la imaginación de su autor y, como tal, son considerados como signos de fantasía. […] Así las cosas, para la Sala no es posible comparar ideológicamente las palabras FLORADIX y FLORDIS, por cuanto son de fantasía y no tienen un significado en el idioma español, lo que les otorga un alto grado de distintividad. En consecuencia, no es posible derivar del cotejo entre ambos términos una similitud conceptual que pueda inducir a error o confusión en los consumidores. Aunado a lo expuesto, es razonable concluir que un consumidor medio, que se presume informado y razonablemente atento, al encontrarse frente a los signos cotejados, tendrá la capacidad para diferenciarlas e identificar que cada una tiene un origen empresarial distinto. De esta forma, una vez realizada la comparación de los signos de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando los signos en su conjunto, la Sala considera que entre la marca nominativa FLORADIX y el signo nominativo solicitado FLORDIS, no existe identidad ni semejanza de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o de asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple con el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo FLORDIS y la marca nominativa FLORADIX previamente registrada / PARTÍCULA DE USO COMÚN - Lo son FLORA y FLOR en la clase 5 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo no se excluyen del análisis FLORA y FLOR / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto
La Sala considera, respecto de la marca nominativa FLORADIX, que la partícula FLORA es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. […] Por su parte, respecto del signo nominativo solicitado FLORDIS, la Sala considera que la partícula FLOR es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como se evidenció al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada. […] Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, la Sala recuerda que, si la exclusión de los componentes reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. Partiendo de lo anterior, la Sala considera que las expresiones FLOR y FLORA, si bien se trata de palabras de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no pueden ser excluidas como quiera que esto haría imposible llevar a cabo el cotejo marcario entre los signos enfrentados. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre el signo FLORDIS y la marca FLORADIX bajo la premisa que, al contener palabras de uso común, tienen un grado de distintividad débil.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 ARTÍCULO LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00260-00
Actor: SOHO FLORDIS INTERNATIONAL PTY LIMITED
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tercero interesado: SALUSHAUS DR. MED. OTTO GREITHER NACHF, GMBH & CO. KG.
Temas: Cotejo signos nominativos que identifican productos farmacéuticos.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Soho Flordis International PTY Limited contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 88778 de 12 de noviembre de 2015.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
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Soho Flordis International PTY Limited, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 1383 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 88778 de 12 de noviembre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”5, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
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A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo FLORDIS, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones
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La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones6:
“[…] 1. Que se declare nula la Resolución número 88778 expedida el 12 de noviembre de 2015 por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual revocó la Resolución No. 28361 de 29 de mayo de 2015, declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad SALUSHAUS DR. MED. O.N., GMBH & CO. KG., y negó el registro de la marca FLORDIS (Nominativa) en la clase 5ª de la clasificación internacional.
2. Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio el otorgamiento y registro de la marca FLORDIS (Nominativa) en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el Expediente No. 14 83639, a favor de mi poderdante, la sociedad SOHO FLORDIS INTERNATIONAL PTY LIMITED.
3. Expedir el certificado de registro de la marca FLORDIS (Nominativa), para distinguir única y exclusivamente “productos farmacéuticos” comprendidos en la clase 5ª Internacional a favor de la sociedad SOHO FLORDIS INTERNATIONAL PTY LIMITED.
4. Que se condene a la parte demandada a pagar costas y gastos del proceso.
5. Que, finalmente, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”.
Presupuestos fácticos
La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes...
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