SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00342-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 16-09-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 16 Septiembre 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00342-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
[L]a Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas, visuales o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor. […]. Al comparar las marcas, la Sala observa lo siguiente en lo relativo a la comparación ortográfica: […]. Como se observa, la única diferencia entre los dos vocablos que conforman las marcas radica en la consonante final, pues mientras la registrada con posterioridad termina con la consonante equis (X), la registrada con anterioridad termina con la letra ese (S); lo que fuerza la conclusión que los vocablos que identifican las marcas en conflicto presentan una notoria similitud ortográfica. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente también son muy similares, […] En lo que respecta a la similitud fonética, de acuerdo con lo dicho por el Tribunal de Justicia dentro de este proceso «[S]e da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir[...]», por lo que es necesario evaluar las particularidades en cada caso. Teniendo en cuenta que las marcas confrontadas solo difieren en la última letra, cuestión sobre la cual las partes son coincidentes, se procede a analizar lo pertinente. En el caso de la marca BIOMAX, la última letra es una equis (X) la que, de conformidad con la Real Academia de la Lengua es la «V. letra del abecedario español, que, al igual que la s, representa el fonema fricativo dentoalveolar sordo en posición inicial de palabra, como en xilófono, y el grupo formado por el fonema oclusivo velar sordo y el fonema fricativo dentoalveolar sordo en posición intervocálica, y a final de sílaba o de palabra, como en examen, mixto y relax […]». En cuanto a la letra ese (S), que es la consonante con la que termina la marca previamente registrada, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua «corresponde a la Vigésima letra del abecedario español, que representa el fonema consonántico fricativo dentoalveolar sordo, el cual, entre muchas variedades de articulación, tiene dos principales: la apical y la predorsal». A pesar de que las consonantes x y s se pronuncian diferente, no es menos cierto que de la pronunciación de las expresiones en su conjunto se puede observar similitud en este aspecto. En efecto, las letras x y s no tienen la fuerza fonética suficiente para restarles similitud a los signos. Es claro que al pronunciar la segunda sílaba de la marca BIOMAX suena «maks», y la previamente registrada suena «mas», diferencia fonética que, al ser sutil las hace confundibles, lo que fuerza el análisis de los demás aspectos señalados por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial. En lo referente a la similitud ideológica, la Sala encuentra que las expresiones BIOMAX y BIOMAS, en su conjunto, no poseen significado alguno en la lengua castellana, lo que la enmarcaría dentro de los signos denominados de fantasía, razón por la cual no es posible efectuar el análisis desde el punto de vista conceptual. En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que podrían determinar la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. […] Conexidad Competitiva - Riesgo de Confusión y/o Asociación […] En relación con los productos que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que BIOMAX busca amparar de la clase 5ª, esto es “Preparaciones y productos veterinarios, alimento, comida y forraje medicado para animales, aditivos para el alimento, la comida y el forraje, incluyendo culturas bacteriales”. A su turno, la marca BIOMAS comprende los productos identificados en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, para los siguientes: “Productos químicos, destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto; materias plástica en estado bruto, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, materiales curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.”.En este sentido, en primer lugar, para la Sala no existe conexidad competitiva entre los productos que amparan, pues se trata de bienes que se encuentran comprendidos en diferentes clases del nomenclátor internacional, pues los de BIOMAX son amparados en la clase 5ª y los de BIOMAS en la clase 1ª. En segundo lugar, tampoco se evidencia la referida conexidad o complementariedad en la medida que mientras la marca controvertida ampara productos químicos destinados a la industria, la ciencia, fotografía, horticultura, silvicultura o materiales curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, la previamente registrada revindica productos veterinarios que buscan proteger la salud y el bienestar de los animales. De otro lado, es pertinente indicar que los productos sometidos están dirigidos o destinados a consumidores especializados, lo cual impide que se genere un riesgo de confusión, pues una persona dedicada a una actividad veterinaria, industrial, agrícola o ganadera posee los conocimientos que le permiten escoger los productos de manera más precisa. De igual manera, es evidente que, en la promoción de productos veterinarios, como los productos químicos utilizan sus propios medios de publicidad, como también utilizan sus propios canales de comercialización, teniendo en cuenta que están dirigidos a diferentes consumidores. […] La Sala considera que si bien es cierto que los signos en conflicto son similares y presentan semejanzas, también lo es que los mismos amparan productos de diferentes clases del nomenclátor internacional, los cuales resultan ser de disímil naturaleza y género, por lo que no puede afirmarse que existe conexión competitiva y riesgo de asociación, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
MATERIA MARCARIA – Clases de acciones / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Naturaleza / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede un registro marcario / ADECUACIÓN DE LA ACCIÓN – De nulidad a nulidad relativa
[T]oda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibidem, por lo que se estima necesario adecuar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCA- al de nulidad relativa -de que trata el referido artículo 172-, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Término de caducidad / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada
[E]n relación con el término de caducidad la acción de nulidad relativa, la Sala recuerda que el artículo 172 ibidem señala que la demanda se debe intentar dentro de los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro demandado. Ahora bien, para determinar desde cuándo se debe contabilizar el término de caducidad aplicable a la pretensión de nulidad relativa, es necesario definir en qué momento se entiende concedido el registro de la marca por parte de la autoridad nacional competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio. Al respecto, la norma comunitaria a la que se viene haciendo alusión no especifica desde qué fecha se entiende concedido el registro de la marca, razón por la cual existe un vació en relación al cómputo del término de caducidad de este tipo de acciones, por lo que para llenar el mismo, es necesario acudir...
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