SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2012-00111-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 26-08-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2012-00111-00 |
| Fecha de la decisión | 26 Agosto 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo 24 WALKS y la marca WALS previamente registrada / MARCAS COMPUESTAS / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo 24 WALKS para identificar productos de la Clase 35 por no existir similitud con la marca mixta WALS previamente registrada en la clase 25 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues “WALS” es una marca simple conformada por una (1) palabra, una (1) sílaba (W-A-L-S), tres (3) consonantes (W-L-S) y una (1) vocal (A), mientras que “24 WALKS” es una marca compuesta formada por dos (2) palabras, dos sílabas (2) (24-WALKS), dos números, (2-4), cuatro (4) consonantes (W-L-K-S) y una (1) vocal (A). Además, al estar acompañada la marca cuestionada “24 WALKS” en su inicio del número “24” y adicionar la letra “K”, generan un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que los referidos números “24” y letra “K” del signo cuestionado, le imprimen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “WALS”. En otras palabras, los números “24” a su inicio y la inclusión de la letra “K”, refuerzan las diferencias entre los signos en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Respecto de la similitud fonética, la S. estima que la pronunciación de las marcas cotejadas es diferente, debido a que el número “24” y la letra “K” le imprimen una sonoridad distinta al conjunto resultante de la marca cuestionada, por cuanto en el signo solicitado predomina el sonido del referido número, en tanto que su pronunciación es mucho más extensa que la de las palabras “WALKS” y “WALS”. Además, la S. observa que las mencionadas expresiones “WALKS” y “WALS” se pronuncian de manera diferente, por cuanto la letra “K” de la palabra “WALKS”, le da al término un sonido obstruyente. […] En cuanto a la similitud ideológica, la S. observa que la expresión “WALKS”, que hace parte de la marca cuestionada, “24 WALKS”, proviene del idioma inglés; sin embargo, su significado no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable. Por su parte, la marca previamente registrada, “WALS”, no posee significado conceptual propio en el idioma castellano, de manera que también debe tenerse como de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, la S. estima que comoquiera que los signos enfrentados son de fantasía, no pueden cotejarse desde este aspecto. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la S. no advierte similitud ortográfica ni fonética, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “24 WALKS” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.
NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Protección / NOMBRE COMERCIAL CALZADO WALS LTDA – No se demostró un derecho existente
[E]n lo concerniente al argumento de la actora relativo a que cuenta con el primer uso y el depósito del nombre comercial “CALZADO WALS LTDA”, la S. reitera que de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, la protección del nombre y enseña comercial opera es frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se dijo, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor. Adicional a ello, cabe advertir que la parte actora no aportó documentación como facturas comerciales de venta y distribución, importación, exportación, documentos contables, certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de la comercialización de los productos y servicios identificados con el nombre comercial “CALZADO WALS LTDA”. De lo anterior se desprende que la sociedad demandante no demostró un derecho existente sobre el nombre comercial “CALZADO WALS LTDA” por no haber probado el uso real, efectivo y constante sobre aquel.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00111-00
Actor: CALZADO WALS LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
TESIS: LA MARCA NOMINATIVA “24 WALKS” ES DIFERENTE DE LA MARCA MIXTA REGISTRADA “WALS”, AL CONTENER EN SU INICIO EL NÚMERO “24” Y AL ADICIONAR LA LETRA “K”, QUE LE DAN LA CONDICIÓN DE DISTINTIVIDAD NECESARIA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CALZADO WALS LTDA, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 6614 de 9 de marzo de 2007, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 30 de agosto de 2006, la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES solicitó el registro como marca del signo nominativo "24 WALKS", para amparar servicios comprendidos en la Clase 354 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5.
2°: Que una vez publicada la solicitud, no se presentó oposición alguna.
3º: Que mediante Resolución núm. 6614 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC concedió el registro del signo nominativo "24 WALKS", en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la distintividad debe analizarse desde dos puntos de vista según la capacidad del signo, esto es: intrínseca y extrínseca. El primer aspecto se refiere a la aptitud individualizadora, mientras que el segundo hace referencia a la no confundibilidad de la marca frente a otras protegidas.
Advirtió que cuenta con el primer uso y el depósito del nombre comercial “CALZADO WALS LTDA”, al igual que el registro previo de la marca “WALS”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Indicó que la coexistencia del nombre comercial “CALZADO WALS LTDA” y las marcas “WALS” y “24 WALKS”, confunde al consumidor final, por cuanto lo induce en error respecto de los productos y/o servicios que adquiere y el origen empresarial de los mismos.
Que la SIC al expedir la resolución acusada violó el artículo 136, literales a) y b), ibidem, por indebida aplicación, habida cuenta que dicha normativa es enfática en señalar la prohibición de conceder un registro marcario que reproduce total o parcialmente un signo distintivo previamente concedido o un nombre comercial debidamente protegido y depositado.
Destacó que con el fin de reducir las apreciaciones subjetivas en el análisis de confundibilidad marcaria, la jurisprudencia y la doctrina han establecido reglas de similitud ortográfica, fonética e ideológica, las cuales deben tenerse en cuenta al momento de realizarse el cotejo, resaltando la parte nominativa de los signos, por cuanto es sobre aquel aspecto que recae en la comparación.
Indicó que al realizarse el cotejo entre las marcas “24 WALKS” y “WALS”, se observa que el número 24 no le otorga novedad ni distintividad al resto del signo, razón por la cual la comparación recae sobre el elemento “WALKS”, que es el que determina si existe distintividad.
Advirtió que es obvia la semejanza gráfica y fonética que presenta el signo “24 WALKS” con el nombre comercial “CALZADO WALS LTDA” y la marca “WALS”, haciéndolas prácticamente iguales porque difieren únicamente en la letra “K”.
Concluyó que se deben aplicar los criterios jurisprudenciales para determinar la similitud o conexión competitiva entre bienes, productos y/o servicios, porque de permitirse la coexistencia de las marcas en conflicto se generaría confusión directa e indirecta en el público consumidor, toda vez que podría pensarse que los productos que ampara la marca “WALS”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos, calzado, tendría relación directa con el signo solicitado “24 WALKS”, en la Clase 35, que distingue, entre otros servicios, la distribución de calzado.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen.
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